Der ip courses Podcast für europäisches Patentrecht

In dieser Folge sprechen Michael Stadler und Lukas Fleischer über die Entscheidung T 493/23 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 2025, die eine Beschwerde gegen eine Entscheidung einer Einspruchsabteilung zum Gegenstand hat.

Die Erfindung stammt aus dem Bereich der Rohölbohrtechnik der Rohölbohrtechnik und betrifft die Verbindung zweier Rohre mittels einer Gewindehülse. Konkret ist die geometrische Form der Außengewinde der Rohrenden und der Innengewinde der Hülse beansprucht, wobei die Gewindenuten der Gewinde abschnittsweise eine variable Breite aufweisen. Das soll eine verbesserte Drehmomentübertragung gewährleisten.

In der Entscheidung werden zwei unterschiedliche Aspekte von Zwischenverallgemeinerungen diskutiert: Einerseits eine Zwischenverallgemeinerung gegenüber der Prioritätsanmeldung, was gemäß der Entscheidung G 2/98 zu einem Prioritätsverlust führt, sodass ein eigenes älteres Recht zum Stand der Technik nach Art 54 (3) EPÜ wurde und neuheitsschädlich war. Andererseits wurde eine Zwischenverallgemeinerung der erteilten bzw. im Einspruchs-Beschwerde-Verfahren geänderten Fassung gegenüber der ursprünglich eingereichten Fassung behandelt, was ein klassisches Art 123 (2) EPÜ Problem darstellt.

Ein interessanter Teilaspekt betrifft den Versuch der Anwendung der Entscheidung G 1/15 (diskutiert in Folge 8 und Folge 9 dieser Staffel des Podcasts): Die Patentinhaberin versuchte die Nichtaufnahme eines Teilmerkmals aus der Beschreibung in Form eines artifiziellen generischen ODER Anspruchs darzustellen, um sich gegenüber dem älteren Recht abzugrenzen. Die Kammer ließ dies jedoch nicht zu, da es kein entsprechendes Merkmal in den Ansprüchen gab, die eine Abstrahierung erlaubt hätten (bei der G 1/15 war das später verallgemeinerte Merkmal bereits in den Ansprüchen der Prioritätsanmeldung vorhanden).

Als Denkanstoß wird kurz andiskutiert, ob - anstatt sich auf eine Teilpriorität im Sinne der G 1/15 zu berufen - nicht auch ein Disclaimer im Sinne der G 1/03 (diskutiert in Folge 17 und Folge 18 dieser Staffel des Podcasts) möglich gewesen wäre, um sich gegenüber dem älteren Recht abzugrenzen.

Im Endeffekt wurde eine Fassung der Ansprüche von der Patentinhaberin ins Verfahren eingeführt, dass die Priorität gültig beanspruchte und keine Zwischenverallgemeinerung enthielt. Nachdem dieser Anspruch für neu und erfinderisch befunden wurde, wurde das Patent in beschränktem Umfang aufrecht erhalten.

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In dieser Folge sprechen Gerd Hübscher und Michael Stadler über die Entscheidung R 3/15 der großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 2017, die einen Überprüfungsantrag gegen eine Entscheidung einer Beschwerdekammer zum Gegenstand hat.

R-Entscheidungen betreffen keine allgemeinen Rechtsfragen, sondern konkrete Verfahrensfehler in Einzelfällen. Sie sind kein Ersatz für eine dritte Instanz, sondern dienen der Wahrung grundlegender Verfahrensrechte.

Die Erfindung betraf ein Fernrohr, das sowohl große Vergrößerung und ein weiteres Sichtfeld ermöglicht. Die technischen Merkmale wurden später im Prüfungsverfahren deutlich präzisiert und eingegrenzt.

Drei große Unternehmen legten Einspruch gegen das Patent ein und trugen umfangreiches Material zum Stand der Technik vor. Nach intensiver Auseinandersetzung blieb das Patent in eingeschränkter Form auf Grundlage eines Hilfsantrags bestehen.

Mehrere Parteien führten das Verfahren vor der Beschwerdekammer weiter, wobei auch neue Dokumente und Anspruchsfassungen eingebracht wurden. Formale Fehler im Umgang mit verspäteten Anträgen und eine andere - dem Inhaber bis zur Entscheidung unbekannte - Auslegung einzelner technischer Merkmale führten letztlich zum Widerruf des Patents.

Die Patentinhaberin stellte einen Antrag auf Überprüfung wegen Verletzung rechtlichen Gehörs. Die Große Beschwerdekammer erkannte einen schwerwiegenden Verfahrensmangel und hob die Entscheidung der Beschwerdekammer auf.

Nach der Aufhebung durch die Große Kammer wurde das Verfahren formal wieder aufgenommen. Kurz darauf zogen alle Beteiligten ihre Beschwerden und Einsprüche zurück, das Patent blieb in beschränkter Form bestehen.

Das Überprüfungsverfahren ist ein eng begrenztes und selten erfolgreiches Rechtsmittel. Nur in absoluten Ausnahmefällen, wie hier bei R 3/15, führt es zur Aufhebung einer Entscheidung.

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In dieser zweiten und abschließenden Folge sprechen Lukas Fleischer und Michael Stadler über die verbundenen Entscheidungen G 1/03 und G 2/03 der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 2004, wobei diese Episode die Leitsätze in Zusammenhang mit der Einführung von nicht ursprungsoffenbarten Disclaimern und die Auflösung der Ausgangsfälle behandelt. Auch diskutiert werden die unterschiedlichen Herangehensweisen in Zusammenhang mit der Abgrenzung von älteren Rechten, nämlich dem vom EPA nunmehr praktizierten Whole-Content-Approach und dem Prior-Claim-Approach.

Zusammenfassung

Die Große Beschwerdekammer kam zu dem Schluss, dass nicht ursprungoffenbarte (undisclosed) Disclaimer grundsätzlich möglich sind. Disclaimer kann man aus drei Gründen eingeführt werden, nämlich

Unter einer zufälligen Veröffentlichung versteht man eine Veröffentlichung, die so unerheblich für die beanspruchte Erfindung ist und so weitab von ihr liegt, dass sie der Fachmann bei der Erfindung nicht berücksichtigt hätte, jedoch kommt dies in der Praxis äußerst selten vor.

Ein Disclaimer darf weiters nicht mehr ausschließen als unbedingt erforderlich und muss klar sein.

Ausgang der Vorlagefälle

Im ersten Vorlagefall (beschichtetes Glassubstrat) wurde die Zufälligkeit des Stand der Technik Dokuments verneint, sodass kein Disclaimer zulässig war. Die Patentinhaberin musste auf eine herkömmliche Einschränkung zurückgreifen und Schichtzusammensetzungen aus dem Anspruch streichen, konnte so aber das Patent in beschränktem Umfang - aber ohne Disclaimer - verteidigen.

Im zweiten Vorlagefall (HIV-Test) wurden insgesamt 12 undisclosed Disclaimer eingeführt, um sich vom älteren Recht abzugrenzen. Diese Disclaimer wurden auch als zulässig angesehen, jedoch wurde der derart beschränkte Anspruch als nicht neu befunden. Auch in diesem Fall konnte das Patent durch entsprechende Änderungen des Anspruchs ohne Disclaimer aufrecht erhalten werden.

Leitsätze

I. Die Änderung eines Anspruchs durch die Aufnahme eines Disclaimers kann nicht schon deshalb nach Artikel 123 (2) EPÜ abgelehnt werden, weil weder der Disclaimer noch der durch ihn aus dem beanspruchten Bereich ausgeschlossene Gegenstand aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleitbar ist.

II. Die Zulässigkeit eines in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbarten Disclaimers ist nach folgenden Kriterien zu beurteilen:

II.1 Ein Disclaimer kann zulässig sein, wenn er dazu dient:

II.2 Ein Disclaimer sollte nicht mehr ausschließen, als nötig ist, um die Neuheit wiederherzustellen oder einen Gegenstand auszuklammern, der aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

II.3 Ein Disclaimer, der für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit oder der ausreichenden Offenbarung relevant ist oder wird, stellt eine nach Artikel 123 (2) EPÜ unzulässige Erweiterung dar.

II.4 Ein Anspruch, der einen Disclaimer enthält, muß die Erfordernisse der Klarheit und Knappheit nach Artikel 84 EPÜ erfüllen.

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In dieser Folge sprechen Lukas Fleischer und Michael Stadler über die verbundenen Entscheidungen G 1/03 und G 2/03 der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 2004, die unter dem Schlagwort "Disclaimer" bekannt geworden ist. Diese Entscheidungen beschäftigen sich mit der Frage ob und vor welchem rechtlichen Hintergrund nicht ursprungsoffenbarte Disclaimer, sogenannte "undisclosed diclaimer", zulässig sind.

erster Vorlagefall: beschichtetes Glassubstrat

Die dem ersten Vorlagefall zugrunde liegende Erfindung betrifft ein mit einem Metallfilm und einer Schutzschicht beschichtetes Glassubstrat, wobei die Beschichtung dazu dient, eine hohe Temperaturbeständigkeit ohne Verlust der optischen Eigenschaften zu erreichen.

Im Einspruchsverfahren wurde ein Stand der Technik Dokument herangezogen, das metallische Beschichtungen offenbarte, deren Zusammensetzung unter den Anspruch fielen, obwohl die Beschichtungen auf einem Glassubstrat aufgebracht waren, um eine Goldfärbung mit möglichst günstigen Materialien zu erreichen.

Der Patentinhaber versuchte sich dadurch abzugrenzen, dass er einen nicht ursprungsoffenbarten Disclaimer einführte, um genau die vorgehaltenen neuheitsschädlichen Kombinationen aus dem Stand der Technik auszuschließen. Dabei berief er sich auf das in der Rechtsprechung geschaffene Rechtsinstitut der "zufälligen Vorveröffentlichung". Im Beschwerdeverfahren wurde die grundsätzliche Zulässigkeit der undisclosed Disclaimer im Lichte der unterschiedlichen Rechtsprechungslinien, insbesondere im Hinblick auf die Problematik mit Art 123 EPÜ, in Frage gestellt, was zur ersten Vorlage führte.

zweiter Vorlagefall: HIV-Test

Dem zweiten Vorlagefall liegt ein Test zur Erkennung von AIDS-bezogenen Krankheiten, konkret die Verwendung synthetischer Peptide zur Virus- oder

Da bereits die Vorlagefragen aus dem ersten Fall bekannt waren, ergänzte die hier vorlegende Beschwerdekammer lediglich die zusätzliche Frage, ob ein nicht ursprungsoffenbarter Disclaimer zur Abgrenzung von einem älteren Recht zulässig ist.

Vorlagefragen

Der Großen Beschwerdekammer wurden im ersten Vorlagefall (beschichtetes Glassubstrat) die folgende Fragen zur Entscheidung vorgelegt:

a) Ist es insbesondere von Bedeutung, ob der Anspruch gegenüber einem Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ oder gegenüber einem Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ abgegrenzt werden soll?

b) Muß der durch den Disclaimer ausgeschlossene Gegenstand strikt auf den in einem bestimmten Dokument des Stands der Technik offenbarten Gegenstand begrenzt sein?

c) Ist es von Bedeutung, ob der Disclaimer erforderlich ist, um dem beanspruchten Gegenstand Neuheit gegenüber dem Stand der Technik zu verleihen?

d) Ist das in der bisherigen Rechtsprechung entwickelte Kriterium anzuwenden, daß es sich um eine zufällige Offenbarung handeln muß, und wenn ja, wann ist eine Offenbarung als zufällig anzusehen, oder

e) ist ein auf die Ausklammerung des Stands der Technik begrenzter und in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbarter Disclaimer zwar nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig, aber bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands außer Acht zu lassen?

Weiters wurden im zweiten Vorlagefall (HIV Test) die folgenden Fragen der Großen Beschwerdekammer vorgelegt:

Ist die Aufnahme eines von der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht gestützten Disclaimers in einen Anspruch zulässig und dementsprechend der Anspruch nach Artikel 123 (2) EPÜ gewährbar, wenn der Disclaimer dazu dient, einen Neuheitseinwand nach Artikel 54 (3) EPÜ auszuräumen?

Wenn ja, nach welchen Kriterien ist dann die Zulässigkeit des Disclaimers zu beurteilen?

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In dieser Folge sprechen Gerd Hübscher und Fabian Haiböck über die Entscheidung T 547/14 einer Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts vom Jahr 2020, die eine Beschwerde gegen eine Entscheidung einer Prüfungsabteilung zum Gegenstand hat.

Erfindung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Vorhersage von Schimmelpilzbildung auf Gegenständen. Dabei werden:

Die Parameter können experimentell oder computergestützt ermittelt werden.

Verfahren

Im Prüfungsverfahren erhob die Prüfungsabteilung Einwände:

Relevante Punkte der Entscheidung

Die Beschwerdekammer folgte dieser Argumentation vollständig.

Die Kammer stellte klar, dass:

Ausgang des Verfahrens

Nach der Zurückverweisung wurde fast umgehend ein Patent erteilt, wobei die zusätzlich von der Prüfungsabteilung recherchierten Stand der Technik Dokumente lediglich in der Mitteilung nach R 71 (3) EPÜ erwähnt wurden. So gab es nach einem sechsjährigen Beschwerdeverfahren im Prüfungsverfahren doch noch ein Happy End für die (nun) Patentinhaberin.

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In dieser Folge sprechen Gerd Hübscher und Fabian Haiböck über die Entscheidung T 2632/22 einer Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts vom 10. Oktober 2024, die eine Beschwerde gegen eine Entscheidung der Einspruchsabteilung zum Gegenstand hat.

Die Erfindung betrifft ein Grasmanagementsystem mit mehreren landwirtschaftlichen Arbeitsmaschinen. Eine dieser Maschinen ist ein Mäher, der während des Mähvorgangs Feuchtigkeitswerte des Grases misst. Zusätzlich wird mittels Positionssensor die Mähposition erfasst, sodass eine Feuchtigkeitskarte erstellt werden kann. Eine weitere Arbeitsmaschine, z. B. ein Heuwender, Rechen oder eine Rundballenpresse, wird durch eine Recheneinheit gesteuert, die eine Streckenroute vorgibt. Diese Route wird so geplant, dass zuerst die Gräser mit niedrigeren Feuchtigkeitswerten bearbeitet werden.

Im Einspruchsverfahren wurde das Patent basierend auf mangelnder erfinderischer Tätigkeit angegriffen, wurde aber von der Einspruchsabteilung vollumfänglich aufrechterhalten. Das relevante Unterscheidungsmerkmal: Die Routenplanung für die nachgelagerten Maschinen basierend auf unmittelbar beim Mähen gemessener Feuchtigkeit war aus dem Stand der Technik nicht bekannt und wurde als erfinderisch gewertet.

In der von der unterlegenen Einsprechenden eingeleiteten Beschwerdeverfahren wurden zwei Hauptpunkte diskutiert:

1. Zulässigkeit der Beschwerde (Regel 99 EPÜ):

Die Patentinhaberin warf der Beschwerdeführerin vor, dass die Begründung nur eine Wiederholung früherer Argumente sei. Die Kammer stellte aber klar: Eine Beschwerde ist zulässig, wenn erkennbar ist, warum und in welchem Umfang eine Entscheidung angefochten wird – auch wenn sich Argumente wiederholen.

2. Erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ):

Die Kammer verwarf den in der Beschwerde weiter substantiierten Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit. Der zentrale Punkt: In der zitierten Entgegenhaltung D3 werden Feuchtigkeitswerte vor dem Trocknen, in D2 nach dem Trocknen verwendet – diese Werte sind nicht kompatibel. Die Fachperson hätte daher keinen Grund gehabt, die Lehren zu kombinieren.

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In dieser Folge sprechen Lukas Fleischer und Michael Stadler wieder über die Entscheidung G 1/93 der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 1994.

In dieser zweiten und abschließenden Folge werden die Leitsätze und die Auflösung des Ausgangsfalles behandelt. Die Große Beschwerdekammer stellte fest, dass die Voraussetzungen der Offenbarungsüberschreitung gemäß Art 123 (2) EPÜ und der Schutzbereichserweiterung gemäß Art 123 (3) EPÜ unabhängig voneinander zu prüfen sind und beiden die gleiche Wertigkeit zukommt. Zuvor teilweise inhaberfreundliche Rechtsprechungslinien, die eine Sanierung eines solchen Problems erlaubt haben, wurden damit verworfen. Weiters wurde zwar festgehalten, dass es grundsätzlich möglich wäre, Merkmale ohne technischen Beitrag aus dem Anspruch zu entfernen, jedoch wurde nicht definiert, was unter "ohne technischen Beitrag" konkret zu verstehen ist. Die Rechtsprechung hat sich dahingehend entwickelt, dass Merkmale, die in irgendeiner Art geeignet sind, den Schutzbereich einzuschränken, in der Regel als technisch angesehen werden.

Zusammenfassung:

Die gegenständliche Entscheidung bildet die Grundlage für die sogenannte "unentrinnbare Falle" zwischen Art 123 (2) und 123 (3) EPÜ, da sie klarstellt, dass ein im Anspruch eines erteilten Patents befindliches technisches Merkmal, wie eben das Merkmal "schlierenfrei", das aber nicht ursprungsoffenbart war, nicht einfach aus dem Anspruch gestrichen werden kann, da dies eben eine Schutzbereichserweiterung darstellt. Es wäre lediglich möglich, das fragliche Merkmal durch ein ursprungsoffenbartes, engeres Merkmal zu ersetzen. Ist dies jedoch nicht möglich, kann das Patent nicht mehr gerettet werden.

Im vorliegenden Fall wurde nach der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer von der Vorinstanz einerseits festgestellt, dass es nicht möglich war das Merkmal "schlierenfrei" durch ein anderes Merkmal zu ersetzen und andererseits entschieden, dass es sich bei diesem Merkmal nicht um ein Merkmal "ohne technische Wirkung" handelt. Entsprechend wurde das Streitpatent im Ergebnis widerrufen, da es aus der im Anmeldeverfahren geschaffenen unentrinnbaren Falle nicht entkommen konnte,

Leitsätze:

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In dieser Folge sprechen Lukas Fleischer und Michael Stadler über die Entscheidung G 1/93 der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 1994. Diese Entscheidung, bekannt unter dem Schlagwort "beschränkendes Merkmal", prägt den Begriff der "unentrinnbaren Falle" zwischen Art 123 (2) EPÜ und 123 (3) EPÜ, also den Fall dass eine im Anmeldeverfahren eingeführte Offenbarungsüberschreitung im späteren Verfahren, etwa in einem Einspruchsverfahren, nicht mehr saniert werden kann, da das strittige Merkmal nicht aus dem Anspruch gestrichen werden kann, ohne den Schutzbereich unzulässig zu erweitern.

Die dem Patent zugrunde liegende Erfindung betrifft eine optische Membran, die bei der Herstellung von Halbleiter-Chips die Fotomasken vor Verunreinigung schützt, bzw. ein Herstellungsverfahren für eine solche Membran. Im Laufe des Anmeldeverfahrens wurde das Merkmal, dass die hergestellte Membran "im Wesentlichen frei von Schlieren ist" (substantially free of striae), in den Anspruch aufgenommen, ohne dass es eine Grundlage in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen dafür gab. Im Prüfungsverfahren wurde dies unkritisch gesehen und es wurde ein Patent mit einem unabhängigen Anspruch erteilt, der dieses Merkmal enthält.

Im Einspruchsverfahren wurde das Patent wegen der Offenbarungsüberschreitung angegriffen und die Einspruchsabteilung folgte der Argumentation der Einsprechenden und widerrief das Patent.

Im nachfolgenden Beschwerdeverfahren wurde erstmals ein Hilfsantrag eingereicht, in welchem versucht wurde das strittige Merkmal durch ein ursrprungsoffenbartes Merkmal zu ersetzen. Die Beschwerdekammer sah jedoch ein Problem darin, dass die Streichung des Merkmals zu einer Schutzbereichserweiterung führen würde, was einen Verstoß gegen Art 123 (3) EPÜ darstellt.

Die Große Beschwerdekammer wurde nun angerufen, um das grundsätzliche Verhältnis zwischen Art 123 (2) EPÜ und Art 123 (3) EPÜ klarzustellen.

Vorlagefrage

Der Großen Beschwerdekammer wurde die folgende Frage zur Entscheidung vorgelegt:

Enthält ein europäisches Patent in der erteilten Fassung Gegenstände, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen und auch den von den Ansprüchen bestimmten Schutzbereich einschränken, kann dann das Patent im Hinblick auf Artikel 123 (2) und (3) EPÜ im Einspruchsverfahren aufrechterhalten werden?

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