Der ip courses Podcast für europäisches Patentrecht

In dieser Folge des IP Courses Podcasts spricht Michael Stadler mit Andreas Wildhack, Patentanwalt und Chemiker, über die erste Entscheidung des Einheitlichen Patentgerichts (UPC) zu sogenannten Second Medical Use Claims – also Patenten, die eine neue medizinische Verwendung eines bereits bekannten Wirkstoffs schützen.

Ausgangspunkt ist der Streit zwischen Amgen auf der einen und Sanofi/Regeneron auf der anderen Seite um das Medikament Praluent (Alirocumab) bzw. Repatha (Evolocumab), beides Antikörper, die an das PCSK9-Protein binden und den Cholesterinspiegel senken. Das Streitpatent (EP 3 536 712) schützt die Verwendung solcher PCSK9-Inhibitoren zur Senkung des Lipoprotein-A-Spiegels (Lp(a)), während die zugelassenen Medikamente nur zur LDL-Senkung genehmigt sind.

Das UPC stellte klar, dass zur Verletzung eines solchen medizinischen Verwendungsanspruchs zwei Voraussetzungen erfüllt sein müssen:

Da Regeneron keine Beweise für tatsächliche Off-Label-Verschreibungen oder ein entsprechendes Wissen von Amgen vorlegen konnte, verneinte das UPC eine Patentverletzung. Die Entscheidung zeigt: Das UPC folgt nicht vollständig der deutschen Dogmatik des „sinnfälligen Herrichtens“, sondern entwickelt einen eigenen, zweistufigen Prüfungsmaßstab. Kläger müssen künftig frühzeitig belastbare Beweise für objektive Marktverwendung und subjektive Kenntnis des Beklagten vorlegen, um Erfolg zu haben.

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In dieser Folge sprechen Fabian Haiböck und Lukas Fleischer über die Entscheidung T 602/24 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts vom 14. April 2025, die eine Beschwerde gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung des EPA zum Gegenstand hat. Der Anmeldetag der Patentanmeldung ist der 25. Februar 2013 - die Zurückweisungsentscheidung ist auf den 3. November 2013 datiert.

Erfindung

Die ursprüngliche Erfindung betrifft eine Zwei-Komponenten-Polyurethan-Zusammensetzung, die während des Vermischens eine gewisse Heterogenität aufweisen soll, um eine Verteilung der Zusammensetzung in einer Form zu ermöglichen, bevor die Vernetzungsreaktion einsetzt.

Prüfungsverfahren

Im Verlauf des langen Prüfungsverfahrens, in dem bis zur mündlichen Verhandlung neun Prüfungsbescheide erlassen wurden, wurden die Patentansprüche auf ein Verfahren zum Herstellen von Faserverbundwerkstoffen unter Verwendung einer Zwei-Komponenten-Polyurethan-Zusammensetzung gerichtet.

Die Prüfungsabteilung stützte ihre Zurückweisungsentscheidung auf mangelnde Klarheit des Merkmals

"dass die vernetzte Zusammensetzung eine Glasübergangstemperatur Tg über 60°C, gemessen mit DSC, DIN 11357, aufweist"

Dieses Merkmal wurde als unklar befunden, da laut Auffassung der Prüfungsabteilung essentielle (eigentlich wesentliche" Merkmale fehlen, da aus dem Anspruch nicht hervorgeht, wie die Glasübergangstemperatur erreicht werden soll. Die Hilfsanträge wurden wegen mangelnder Neuheit gegenüber dem Stand der Technik zurückgewiesen.

Leitsatz der Entscheidung der Beschwerdekammer

"Die wesentlichen Merkmale der Erfindung gemäß Regel 43(3) EPÜ sind diejenigen, die der Anmelder als wesentlich für den beantragten Patentschutz ansieht, und nicht diejenigen, die die Prüfungsabteilung als ausreichend erachtet, um materiellrechtliche Erfordernisse zu erfüllen."

Beschwerdeverfahren

Die Beschwerdekammer prüfte im Rahmen des Beschwerdeverfahrens die bisherige Rechtsprechung und stellte sich auf den Standpunkt, dass es sich bei den Erfordernissen der Regel 43 (3) EPÜ, dass ein unabhängiger Anspruch alle wesentlichen Merkmale enthalten muss, um eine formale Anforderung und nicht um eine materiell-rechtliche Voraussetzung handelt. Da die Patentanmeldung den beanspruchten Gegenstand - auch in Hinblick auf die Einstellung der Glasübergangstemperatur - so deutlich offenbart, dass der Fachmann sie nacharbeiten kann, also ausführbar im Sinne des Art 83 EPÜ ist, und die Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung gemäß Art 84 Satz 2 EPÜ (formal) gegeben ist, wurde die Zurückweisungsentscheidung aufgehoben.

Die Beschwerdekammer stellte auch die Neuheit der Ansprüche fest und verwies zur Überprüfung der erfinderischen Tätigkeit an die Prüfungsabteilung zurück.

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Feedback & Hörerfragen

Wenn Sie uns Feedback geben möchten oder falls Sie Fragen zu den vorgestellten Entscheidungen bzw. den diskutierten Rechtsgebieten haben, die wir vielleicht in einer Folge diskutieren können, schreiben Sie uns an [email protected]. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

In dieser Folge sprechen Michael Stadler und Fabian Haiböck über die Entscheidung T 428/23 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts vom 20. März 2025, die eine Beschwerde gegen eine Entscheidung der Einspruchsabteilung des EPA zum Gegenstand hat.

Gegenstand des Streitpatents ist eine Zaunkonstruktion mit Vertikalpfosten umfassend COR-TEN-Stahl, einer Stahllegierung, die eine charakteristische Patina ausbildet und sehr witterungsresistent ist.

Bei dieser Entscheidung beschäftigt sich die Beschwerdekammer insbesondere mit der Frage, ob ein Anreiz zur Änderung eines technischen Merkmals im nächstliegenden Stand der Technik vorhanden sein muss und verneint dies. Demnach kann eine erfinderische Tätigkeit verneint werden, solange sich die Aufgabe aus dem unterscheidenden Merkmal ergibt und eine allgemein bekannte Lösung bereitsteht. Ein Anreiz im nächstliegenden Stand der Technik selbst ist nicht erforderlich.

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Die Podcaster Michael Stadler, Gerd Hübscher und Lukas Fleischer melden sich nach der Sommerpause zurück und geben einen Ausblick auf die neue Staffel, in der neben den Entscheidungen der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts auch Entscheidungen des Einheitlichen Patentgerichts (EPG) bzw. des Unified Patent Courts (UPC) besprochen werden sollen.

Die Podcaster Michael Stadler, Gerd Hübscher, Lukas Fleischer und Fabian Haiböck rekapitulieren die zweite Staffel des Podcasts und verabschieden sich in die Sommerpause.

In dieser Prototypen Folge des Formats "Patent Panel" diskutieren die Podcaster Michael Stadler, Gerd Hübscher und Lukas Fleischer zu dritt über die gerade ergangene Entscheidung G 1/24 der Großen Beschwerdekammer, die bereits in Folge 11 und Folge 12 dieser Staffel besprochen wurde.

Dabei versuchen die Podcaster insbesondere unterschiedliche Aspekte der Entscheidung zu beleuchten, die Auswirkungen der Entscheidung auf die Praxis des Europäischen Patentamts im Prüfungs- und Einspruchsverfahren zu antizipieren und unterschiedliche Blickwinkel in Bezug auf die Auslegungspraxis zu geben.

Zusammenfassung der Entscheidung

Frage 1 der Vorlage zielte darauf ab, ob Art 69 EPÜ oder Art 84 die Rechtsgrundlage für die Auslegung der Patentansprüche bei der Beurteilung der Patentierbarkeit darstellt. Diese Frage wurde von der Großen Beschwerdekammer dahingehend beantwortet, dass aus formaler Sicht keine dieser Bestimmungen die Rechtsgrundlage darstellen kann. Tatsächlich aber ist es die analoge Anwendung dieser Artikel, die basierend auf der Rechtsprechung der Beschwerdekammer die Basis für die Anspruchsauslegung bildet.

Frage 2 der Vorlage wollte wissen, ob die Beschreibung immer für die Auslegung der Ansprüche heranzuziehen ist oder - wie in einer Rechtsprechungslinie der Fall - nur dann, wenn ein Merkmal im Anspruch unklar oder mehrdeutig ist. Die Große Beschwerdekammer sieht es als erforderlich an, dass die Beschreibung und die Zeichnungen bei der Auslegung der Ansprüche immer zu konsultieren ist, wenngleich die Prädominanz der Ansprüche betont wird.

Die Große Beschwerdekammer hält auch fest, dass eine andere Auslegungspraxis durch das EPA im Widerspruch zur Praxis der nachgeschalteten nationalen Gerichte und des Einheitlichen Patentgerichts (UPC) stehen würde und so der angestrebten Harmonisierung des europäischen Patentrechts diametral entgegenstehen würde.

Die dritte Frage, die danach fragte ob bzw. unter welchen Umständen eine breite Definition in der Beschreibung nicht berücksichtigt werden muss, wurde von der Großen Beschwerdekammer nicht zugelassen, da die Beantwortung dieser Frage für die vorlegende Kammer für die Entscheidungsfindung aufgrund der Beantwortung der Frage 2 nicht mehr erforderlich ist.

Leitsatz

The claims are the starting point and the basis for assessing the patentability of an invention under Articles 52 to 57 EPC. The description and drawings shall always be consulted to interpret the claims when assessing the patentability of an invention under Articles 52 to 57 EPC, and not only if the person skilled in the art finds a claim to be unclear or ambiguous when read in isolation.

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In dieser Folge sprechen Lukas Fleischer und Michael Stadler über die Entscheidung T 641/00 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 2002, die auch als Comvik Entscheidung bekannt ist. Es handelt sich um eine Leitentscheidung aus dem Gebiet der computerimplementierten Erfindungen, die den sogenannten Comvic Approach oder Comvic-Ansatz geprägt hat.

Diese Entscheidung legt die Grundsätze fest, an Hand derer das EPA heute die Technizität beurteilt, Ansprüche mit technischen und nicht-technischen Merkmalen behandelt und die erfinderische Tätigkeit von solchen Ansprüchen beurteilt.

Erfindung

Beansprucht wurde ein Verfahren für Mobiltelefone des GSM-Typs mit einem Teilnehmer-Kennungsmodul, sprich einer SIM, wobei die SIM zwei unterschiedliche Kennungen bzw. Identitäten aufweist. Der Benutzer kann eine der Kennungen aktivieren, wobei an Hand der aktiven Kennung zwischen dienstlichen und privaten Anrufen unterschieden wird, um die Gebühren entsprechend abzurechnen. Anmelder war das schwedische Mobilfunkunternehmen Comvik, das namensgebend für den aus der Entscheidung resultierenden Ansatz wurde.

Einspruchsverfahren

Gegen das Streitpatent wurde Einspruch eingelegt und im Rahmen des Einspruchsverfahrens wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit widerrufen, ohne dass die später im Beschwerdeverfahren diskutierten Aspekte der Technizität und der nicht-technischen Merkmale behandelt wurden.

Technizität

Die Beschwerdekammer bestätigte, dass bei Ansprüchen mit technischen und nicht-technischen Merkmalen bereits ein technisches Merkmal ausreicht, um die Technizität zu begründen. Im konkreten Fall war die Technizität bereits dadurch gegeben, dass ein Mobiltelefon involviert war. Dennoch dürfen in einem Patentanspruch auch nicht-technische Merkmale enthalten sein.

nicht-technische Merkmale & erfinderische Tätigkeit

Während bei der Formulierung der objektiven technischen Aufgabe für technische Merkmale eine rückschauende Betrachtung nicht zulässig ist, also die Lösung nicht Teil der Aufgabe sein darf, ist dies bei nicht-technischen Merkmalen nicht der Fall. Nicht-technische Merkmale können Teil der Aufgabe sein. Weiters können nicht-technische Merkmale keinen Beitrag zur erfinderischen Tätigkeit leisten.

Dabei geht die Kammer davon aus, dass die Fachperson immer durch das technische Gebiet festgelegt wird und die nicht-technischen Unterscheidungsmerkmale (also etwa Geschäftsmethoden), der Fachperson in der Aufgabenstellung mitgegeben werden, also ähnlich einem Lastenheft.

Anwendung auf den konkreten Fall: Comvik-Ansatz

Ausgehend vom nächstliegenden Stand der Technik wurden drei Unterscheidungsmerkmale identifiziert:

i) Dem Teilnehmer-Kennungsmodul (SIM) sind zumindest zwei Kennungen zugeteilt,

Während das Merkmal i) als technisch angesehen wurde, wurden die Merkmale ii) und iii) als nicht-technisch angesehen.

Die von der Beschwerdekammer formulierte Aufgabe lautete dahingehend, dass ein System implementiert werden soll, das es dem Benutzer erlaubt, zwischen Anrufen zu unterschiedlichen Zwecken (oder Anrufen verschiedener Benutzer) zu unterscheiden, wobei das Konzept der Gebührenaufteilung (Merkmal iii) der Fachperson im Rahmen seiner Auftragsinformationen zur Verfügung gestellt werden.

Ausgang des Verfahrens

Da im nächstliegenden Stand der Technik an einer anderen Stelle offenbart einerseits, dass mehrere Kennungen zur Unterscheidung bzw. zur Identifikation der Teilnehmer vorhanden sein müssen und andererseits, dass multifunktinale SIM-Karten bekannt sind, die zwei oder mehr Kennungen (IMSI-Nummern) enthalten. Dass der nächstkommende Stand der Technik die Gebührenabrechnung nicht thematisierte war nicht relevant, da es sich dabei um nicht-technische Merkmale handelte.

Der beanspruchte Gegenstand war damit nach Anwendung des Comvik-Ansatzes nicht erfinderisch.

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In dieser Folge sprechen Lukas Fleischer und Fabian Haiböck über die Entscheidung T 1691/22 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 2025, die eine Beschwerde gegen eine Entscheidung einer Einspruchsabteilung zum Gegenstand hat.

Erfindung

Die Erfindung betrifft eine elektronische Verdampfungsvorrichtung (11), sprich eine E-Zigarette, die ein Gehäuse, einen Zerstäuber (26), eine Liquid-Zufuhr (34) und einen Kapillarpuffer (101) mit einem Dampfkanal (32) umfasst. Der ursprüngliche Anspruch zielt dabei auf die Gestaltung des Kapillarpuffers (101) ab.

Da die Anmeldung auf einer chinesischen Anmeldung basierte, waren in den abhängigen Ansprüchen keine mehrfachen Rückbezüge enthalten, sprich die abhängigen Ansprüche 3 bis 14 waren nicht aufeinander rückbezogen, sondern nur auf Anspruch 1 und/oder Anspruch 2.

Verspätung im Einspruchsverfahren

Die Patentinhaberin legte während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung , sprich nach Ablauf der Frist für Eingaben vor der mündlichen Verhandlung gemäß R 116 EPÜ, neue Hilfsanträge vor, nachdem der bereits eingeschränkte Hauptantrag nicht erfolgreich war. Mehrere Hilfsanträge wurden von der Einspruchsabteilung wegen Verspätung nicht zum Verfahren zugelassen, wobei insbesondere Probleme mit Zwischenverallgemeinerungen und nicht ausreichender Stützung der Änderungen als Gründe angeführt wurden. Hilfsantrag 4 wurde zum Verfahren zugelassen und als gewährbar erachtet.

Verspätung im Beschwerdeverfahren

Die Patentinhaberin versuchte im Beschwerdeverfahren einen Hilfsantrag ins Verfahren zu bringen, der bereits von der Einspruchsabteilung nicht zugelassen wurde. Die Beschwerdekammer muss in diesem Fall gemäß Art 12 (6) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) lediglich überprüfen, ob die Einspruchsabteilung ihr Ermessen korrekt ausgeübt hatte. Dies wurde bestätigt und dieser Hilfsantrag nicht zum Verfahren zugelassen.

Weiters wurden Hilfsanträge eingereicht, die erstmals im Beschwerdeverfahren vorgelegt wurden und somit Änderungen im Sinne der VOBK darstellen. Die Beschwerdekammer prüfte die Zulässigkeit der Änderungen basierend auf Art 12 (4) VOBK, wobei insbesondere die Grundlage der Änderungen und die Gründe für die Änderung von der Patentinhaberin anzugeben sind. Bei der Ausübung des Ermessens hat die Beschwerdekammer die Komplexität der Änderung, die Eignung zur Ausräumung von Mängeln und die Verfahrensökonomie zu berücksichtigen. Weiters wurden die Änderungen basierend auf Art 12 (6) VOBK geprüft, nämlich dahingehend, ob die Änderungen bereits vor der ersten Instanz eingereicht werden hätten müssen. Die Beschwerdekammer kam zur Auffassung, dass die Hilfsanträge 1 bis 3 als verspätet nicht zum Verfahren zugelassen werden, wobei beide Rechtsgrundlagen angegeben wurden.

Im Rahmen der Diskussion des Hilfsantrags 4, der von der Einspruchsabteilung aufrecht erhalten wurde, während der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer, machte die Einsprechende erstmals einen Einwand basierend auf Art 123 (2) EPÜ geltend. Dieser Einwand wurde basierend auf Art 13 (2) VOBK nicht zum Verfahren zugelassen, nachdem der Einwand erst nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung vorgebracht wurde und keine außergewöhnlichen Umstände vorlagen.

Ausgang des Verfahrens

Die Beschwerdekammer bestätigte die Entscheidung der Einspruchsabteilung und das Streitpatent wurde im Umfang des Hilfsantrags 4 aufrecht erhalten.

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In dieser zweiten und abschließenden Folge sprechen Gerd Hübscher und Lukas Fleischer über die verbundenen Entscheidung G 3/14 der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 2015, wobei diese Episode den Leitsatz und den Prozess der Entscheidungsfindung der Großen Beschwerdekammer behandelt.

Definition der Falltypen

Die Große Beschwerdekammer sieht die Vorlagefragen als Frage zur Auslegung des Art 101 (3) EPÜ, der die Prüfung von im Einspruchsverfahren geänderten Unterlagen regelt. Basierend auf den Vorlagefragen werden drei unterschiedliche Falltypen definiert und teilweise Beispiele gegeben:

Typ A i):

Beispiel der GBK:

Typ A ii):

Typ B):

Beispiel der GBK:

Zusammenfassung

Die Große Beschwerdekammer kommt nach langen Erwägungen zu dem Schluss, dass die herkömmliche Rechtsprechungslinie korrekt ist und im Einspruchsverfahren auch bei Änderungen nur in beschränktem Umfang die Klarheit geprüft werden kann. Eine Klarheitsprüfung ist in keinem der zuvor definierten Falltypen zulässig. Dass aber durch Änderungen verursachte Klarheitsprobleme, also etwa durch die Aufnahme von Merkmalen aus der Beschreibung oder durch eine Zwischenverallgemeinerung von Merkmalen aus abhängigen Ansprüchen, bei der Prüfung im Einspruchsverfahren zu beanstanden sind, war unstrittig und daher nicht Gegenstand der Entscheidung.

Zwei Argumente der Großen Beschwerdekammer sind in diesem Zusammenhang besonders erwähnenswert: Klarheitsmängel können auch im Rahmen der Prüfung anderer Einspruchsgründe (oder nationaler Nichtigkeitsgründe) im Rahmen der Auslegung berücksichtigt werden, indem unklare Merkmale breit ausgelegt werden. Die Beschränkung der Prüfung von Klarheitsmängel im Einspruchsverfahren schafft insofern Rechtssicherheit, als dass sie dem Ermessen der Einspruchsabteilungen und Beschwerdekammern entzogen wird, um eine willkürliche Entscheidungspraxis zu vermeiden und um zu verhindern, dass Verfahren durch eine große Anzahl an Klarheitseinwänden verschleppt werden.

Ausgang des Ausgangsfalls

Da die Große Beschwerdekammer klargestellt hat, dass in Fällen - wie dem Vorlagefall - die Klarheit bei der vollständigen Aufnahme eines abhängigen Anspruchs in einen unabhängigen Anspruch nicht geprüft werden kann, wurde der Klarheitseinwand gegen Hilfsantrag 1 nicht zum Verfahren zugelassen. Der Gegenstand des Anspruchs 1, der eben eine Kombination der ursprünglichen Ansprüche 1 und 3 enthielt, wurde als neu und erfinderisch angesehen, sodass das Streitpatent im Umfang des ersten Hilfsantrags aufrecht erhalten wurde.

Leitsatz

Bei der Prüfung nach Artikel 101 (3) EPÜ, ob das Patent in der geänderten Fassung den Erfordernissen des EPÜ genügt, können die Ansprüche des Patents nur auf die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ geprüft werden, sofern und dann auch nur soweit diese Änderung einen Verstoß gegen Artikel 84 EPÜ herbeiführt.

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In dieser Folge sprechen Lukas Fleischer und Michael Stadler über die Entscheidung G 3/14 der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 2015. Diese Entscheidung beschäftigt sich mit der Frage in welchem Umfang Klarheitseinwände im Einspruchs- und im Einspruchsbeschwerdeverfahren zu prüfen sind.

Erfindung

Die dem Vorlagefall zugrunde liegende Erfindung betrifft eine medizinische Prothese, bzw eine Protheseauskleidung, die auch als Liner bezeichnet wird. Der Liner (38) zeichnet sich einerseits durch eine verbesserte Schirmbefestigung (17, 8 ,9, 10) und andererseits durch einen schützenden und gleitfähigen Überzug aus, wobei diese Überzugsschicht (47) Parylen umfasst.

Vorlagefall

Im Einspruchsverfahren wurden Einwände der mangelnden erfinderischen Tätigkeit und der mangelnden Ausführbarkeit diskutiert, wobei die mangelnde Ausführbarkeit im Wesentlichen auf im unabhängigen Anspruch vorhandene Klarheitsmängel abzielte. Erst im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung legte die Patentinhaberin - nachdem der Hauptantrag wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit zurückgewiesen wurde - einen Hilfsantrag vor, in welchem die Merkmale des abhängigen Anspruchs 3 aufgenommen wurden, welcher wie folgt lautete

"wobei die Prothesenauskleidung (38) im Wesentlichen über ihrer gesamten Oberfläche beschichtet ist."

Die Einspruchsabteilung ließ den Hilfsantrag nicht zum Verfahren zu, da er ihrer Meinung nach verspätet und prima facie nicht gewährbar war. Es wurde auch festgehalten, dass Hilfsantrag 1 mehrere Klarheitsprobleme aufwies, insbesondere hinsichtlich "im Wesentlichen über ihre gesamte Oberfläche".

Im Beschwerdeverfahren wurde die Klarheitsproblematik erst in der mündlichen Verhandlung diskutiert und aufgegriffen. Die Vorlagefragen wurden formuliert, da es zwei unterschiedliche Rechtsprechungslinien gab:

Die "herkömmliche" Rechtsprechungslinie ausgehend von der Entscheidung T 301/87, in der die Klarheitsprüfung für eine reine Zusammenziehung von erteilten Ansprüchen verneint wurde und eine abweichende Rechtsprechungslinie ausgehend von T 459/09, in der im Einzelfall die Klarheitsprüfung als Ermessensfrage zugelassen wurde, auch wenn es sich nur um eine reine Anspruchskombination handelte.

Vorlagefragen

Der Großen Beschwerdekammer wurden folgende Fragen zur Entscheidung vorgelegt:

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