Der ip courses Podcast für europäisches Patentrecht

In dieser Folge sprechen Michael Stadler und Lukas Fleischer über die Entscheidung T 270/22 der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts. Der Fall betrifft einen Staubsaugerfilterbeutel, dessen Fasern aus rezykliertem Kunststoff bestehen sollen. Die Entscheidung ist ein anschauliches Beispiel dafür, wie die Aufnahme eines nicht offenbarten Merkmals in die Ansprüche zu einer Offenbarungsüberschreitung führen kann – und gleichzeitig zeigt sie einen Spezialfall, in welchem der Patentinhaber der unentrinnbaren Falle nach G 1/93 dennoch entkommen kann.

Erfindung

Die Anmeldung betrifft einen klassischen Staubsaugerfilterbeutel mit einem Faservlies oder einem Vliesstoff, dessen Fasern aus einem oder mehreren rezyklierten Kunststoffen gebildet sind. Technisch ist die Erfindung simpel – das Problem entsteht erst im Laufe des Verfahrens.

Prüfungsverfahren

Die Prüfungsabteilung akzeptierte die Neuheit, nahm jedoch zur Behebung eines vermeintlichen Klarheitsmangels eine DIN-Norm (DIN EN 15347:2007) in den Anspruch auf, um den Begriff „rezyklierter Kunststoff“ zu definieren. Diese Norm beschreibt jedoch lediglich die Klassifikation von Kunststoffabfällen, nicht deren spätere Faserherstellung. Anspruch 1 in der erteilten Fassung enthält somit folgende Merkmalskombination:

Staubsaugerfilterbeutel, umfassend einen Innenraum umschließende Wandung aus einem luftdurchlässigen Material sowie eine in die Wandung eingebrachte Einlassöffnung,

Einspruchsverfahren

Der Einsprechende rügte ua die Überschreitung der Offenbarung nach Art 100 lit c EPÜ des Anspruchs 14, jedoch nur in Zusammenhang mit einem konkreten Aspekt. In der mündlichen Verhandlung erhob die Einspruchsabteilung zusätzlich ex officio den Einwand, dass die Aufnahme der Norm selbst eine Offenbarungsüberschreitung darstellt. Versuche der Patentinhaberin im Rahmen von Hilfsanträgen die Norm wieder aus dem Anspruch zu streichen, scheiterten an Art 123 (3) EPÜ. Das Patent wurde widerrufen.

Beschwerdeverfahren

Die Beschwerdekammer bestätigte die Offenbarungsüberschreitung durch die Aufnahme der Norn in den Anspruch, da die Norm keinerlei Handlungsanweisung enthält, wie die Fasern hergestellt werden, der Anspruch jedoch fordert, dass die Fasern gemäß der Norm gebildet sind.

Bei der Prüfung der Hilfsanträge kam die Beschwerdekammer in Hinblick auf die Streichung der problematischen Bezugnahme auf die Norm zum Schluss, dass der Ausnahmetatbestand gemäß G 1/93 erfüllt ist und die Bezugnahme auf die Norm gestrichen werden darf. Dies deshalb, da die Norm keinen technischen Beitrag zum beanspruchten Staubsaugerbeutel leistet und lediglich den Austausch von Informationen über Kunststoffabfälle zum nachfolgenden Recycling definiert, ohne konkrete Qualitätskriterien für die Abfälle zu fordern (insbesondere ist auch die Information "keine Klassifizierung möglich" oder "nicht bekannt" in der Norm zugelassen.

Entsprechend konnte die problematische Passage aus dem Anspruch entfernt werden – ohne dass dies einen Verstoß gegen Art. 123(3) EPÜ darstellt, sodass der eigentlich unentrinnbaren Falle ausnahmsweise entkommen werden konnte.

Die Sache wurde zur weiteren Prüfung der anderen Einspruchsgründe, insbesondere von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit, an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.

Weiteres Verfahren

Nach der Zurückverweisung wurde in der Fortsetzung des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung ein Hilfsantrag für gewährbar erachtet. Beide Verfahrensbeteiligten legten gegen diese Entscheidung Beschwerde ein, sodass zum Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts ein zweites Beschwerdeverfahren anhängig ist.

Exkurs

Diskutiert wurde auch die Frage, ob - und wenn ja, unter welchen Bedingungen - Merkmale ohne technischen Beitrag im Anspruch verbleiben können, auch wenn sie die ursprüngliche Offenbarung überschreiten. Dabei wurden insbesondere die Entscheidungen T 619/05 und T 433/22 angesprochen.

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Feedback & Hörerfragen

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In dieser zweiten Folge zur Entscheidung G 1/99 beleuchten Fabian Haiböck und Michael Stadler die Antwort der Großen Beschwerdekammer auf die zentrale Vorlagefrage: Darf der nicht beschwerdeführende Patentinhaber ein (unklares) Merkmal streichen, sodass er ohne Beschwerde einzulegen in eine bessere Position gebracht wurde?

Rückblick – worum ging es in der ersten Folge?

Dort ging es um ein europäisches Patent, das ein Verfahren zur Herstellung retroreflektierender Folien betraf – Materialien, die Licht durch mikroskopisch eingekapselte Glaskügelchen gezielt zur Quelle zurücklenken. Das Patent wurde nach Änderungen im Prüfungsverfahren zunächst erteilt und im Einspruchsverfahren in eingeschränkter Fassung aufrechterhalten. Ein darin eingefügtes technisches Merkmal zum thermischen Verhalten des Bindematerials erwies sich jedoch im Beschwerdeverfahren als unklar.

Vorlagefrage

Muss ein – z. B. durch Streichung eines einschränkenden Anspruchsmerkmals – geänderter Anspruch zurückgewiesen werden, durch den der Einsprechende und alleinige Beschwerdeführer schlechtergestellt würde als ohne die Beschwerde?

Antwort der Großen Beschwerdekammer – G 1/99

Grundsätzlich gilt das Verbot der reformatio in peius: Der Patentinhaber darf im Beschwerdeverfahren nicht besser gestellt werden, als er es durch die angefochtene Entscheidung bereits war.

Verfahrensausgang

Die konkrete Anspruchsfassung wurde letztlich mangels erfinderischer Tätigkeit verworfen. Ein anschließender Überprüfungsantrag blieb erfolglos – die Entscheidung markiert das Ende des Falls T 315/97.

G 1/99 ist ein zentraler Baustein des EPA-Beschwerderechts und definiert die Grenzen der Verteidigungsmöglichkeiten des Patentinhabers, wenn nur der Einsprechende gegen eine Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde führt. Neben materiellen Anforderungen (Art. 123 (2), 123 (3), 84 EPÜ) rückt hier das Verschlechterungsverbot als verfahrensrechtliche Schranke in den Fokus.

Leitsatz

Grundsätzlich muß ein geänderter Anspruch, durch den der Einsprechende und alleinige Beschwerdeführer schlechtergestellt würde als ohne die Beschwerde, zurückgewiesen werden. Von diesem Grundsatz kann jedoch ausnahmsweise abgewichen werden, um einen im Beschwerdeverfahren vom Einsprechenden/Beschwerdeführer oder von der Kammer erhobenen Einwand auszuräumen, wenn andernfalls das in geändertem Umfang aufrechterhaltene Patent als unmittelbare Folge einer unzulässigen Änderung, die die Einspruchsabteilung in ihrer Zwischenentscheidung für gewährbar erachtet hatte, widerrufen werden müßte. Unter diesen Umständen kann dem Patentinhaber/Beschwerdegegner zur Beseitigung des Mangels gestattet werden, folgendes zu beantragen: - in erster Linie eine Änderung, durch die ein oder mehrere ursprünglich offenbarte Merkmale aufgenommen werden, die den Schutzbereich des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung einschränken; - falls eine solche Beschränkung nicht möglich ist, eine Änderung, durch die ein oder mehrere ursprünglich offenbarte Merkmale aufgenommen werden, die den Schutzbereich des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung erweitern, ohne jedoch gegen Artikel 123 (3) EPÜ zu verstoßen; - erst wenn solche Änderungen nicht möglich sind, die Streichung der unzulässigen Änderung, sofern nicht gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstoßen wird.

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In dieser Folge sprechen Fabian Haiböck und Michael Stadler über die Entscheidung G 1/99 der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts. Diese Entscheidung ist unter dem Schlagwort "reformatio in peius" bekannt geworden und stellt den Grundsatz des Verschlechterungsverbots in Hinblick auf die Teilrechtskraft einer Zwischenentscheidung im zweiseitigen Beschwerdeverfahren auf.

Erfindung

Die dem Verfahren zugrunde liegende Erfindung betraf ein spezielles Herstellungsverfahren für retroreflektierende Folien – also Materialien, die Licht (z. B. von Autoscheinwerfern) direkt zur Quelle zurückwerfen und damit etwa Verkehrszeichen oder Warnkleidung bei Dunkelheit sichtbar machen.

Verfahrensverlauf

Das Patent wurde zunächst nach einer Änderung im Prüfungsverfahren erteilt. Im anschließenden Einspruchsverfahren reichte der Inhaber neue Anspruchsfassungen ein, um Bedenken hinsichtlich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit zu entkräften. In der aufrechterhaltenen Fassung wurde insbesondere ein neues Merkmal zum thermischen Verhalten des Bindematerials aufgenommen.

Gegen diese Zwischenentscheidung legte nur der Einsprechende Beschwerde ein, während die Patentinhaberin sich mit dem Resultat zufrieden gab. Im Beschwerdeverfahren stellte sich heraus, dass das eingefügte Merkmal unklar war. Der Patentinhaber versuchte nun, dieses wieder zu streichen – was jedoch eine Erweiterung des Schutzbereichs gegenüber der im Rahmen der Zwischenentscheidung aufrecht erhaltenen Fassung bedeutet hätte und so die Einsprechende als alleinige Beschwerdeführerin schlechter gestellt hätte als wenn sie keine Beschwerde eingelegt hätte.

Vorlagefrage:

"Muß ein - z. B. durch Streichung eines einschränkenden Anspruchsmerkmals - geänderter Anspruch zurückgewiesen werden, durch den der Einsprechende und alleinige Beschwerdeführer schlechtergestellt würde als ohne die Beschwerde?"

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In dieser zweiten Folge zu T 2027/23 diskutieren Gerd Hübscher und Michael Stadler die verbleibenden Kernpunkte der Entscheidung aus dem Jahr 2025. Nachdem in der ersten Folge die offenkundige Vorbenutzung und zwei Anspruchsmerkmale behandelt wurden, geht es nun um das letzte Unterscheidungsmerkmal, die strittige Frage verspäteter Hilfsanträge sowie die Rolle der G 1/24 im Beschwerdeverfahren. Außerdem sprechen die beiden über die beantragte, aber abgelehnte Vorlage an die Große Beschwerdekammer und die letztlich bestätigte Entscheidung der Einspruchsabteilung. Die ersten Kapitelmarken enthalten Bilder des Feuerwehrfahrzeugs aus der Beweisaufnahme.

Diskussion des dritten Merkmals M3

Das dritte Merkmal betrifft die Frage, ob die Gegenkraft bzw. Begrenzung des Bedienhebels dynamisch (abhängig vom aktuellen Zustand der Leiter) oder statisch (fixed by design) ausgestaltet sein muss.

Die Einspruchsabteilung – und später auch die Beschwerdekammer – sahen das anders:

Damit erfüllt das TBH-Fahrzeug auch M3.

Einordnung im Lichter der G 1/24

Die Patentinhaberin argumentierte, dass nach G 1/24 die Beschreibung zwingend zur Auslegung heranzuziehen sei und die Begriffe daher elektronisch zu verstehen seien. Die Kammer sah das jedoch anders:

Verspätete Hilfsanträge

Der Patentinhaber reichte in der mündlichen Verhandlung Hilfsanträge ein, die erstmals explizit

enthielten.

Damit hätte man sich von der mechanischen Vorbenutzung absetzen können – doch die Anträge kamen zu spät.

Begründung der Einspruchsabteilung:

Die Beschwerdekammer bestätigte diese Sicht:

Wer in erster Instanz verspätet ist, bleibt auch im Beschwerdeverfahren verspätet.

Die Kammer sah keinen Anlass, die Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung zu korrigieren.

Weitere Hilfsanträge wurden aus denselben Gründen (mangelnde Neuheit, Verspätung) zurückgewiesen.

Fazit der Beschwerdekammer

Damit blieb der Widerruf des Patents bestehen.

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In dieser ersten von zwei Folgen besprechen Gerd Hübscher und Michael Stadler die Entscheidung T 2027/23 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 2025. Im Mittelpunkt steht eine offenkundige Vorbenutzung, die durch Beweisaufnahme eines vorgefahrenen Feuerwehrfahrzeugs nachgewiesen wurde, und die Frage der Anwendung der G 1/24 auf die Auslegung der Anspruchsmerkmale in Hinblick auf deren Verwirklichung. Die Kapitelmarken enthalten Bilder des Feuerwehrfahrzeugs aus der Beweisaufnahme.

Erfindung

Die Erfindung betrifft ein Steuersystem zur Steuerung einer Drehleiter eines Feuerwehrfahrzeugs, das eine Verarbeitungseinheit (M1) umfasst, die eine Neigung eines Eingabevorrichtung in ein Geschwindigkeitssignal umsetzt. Das Steuersystem weist weiters Bestimmungsmittel (M2) zur Bestimmung einer möglichen Maximalgeschwindigkeit und Begrenzungsmittel (M3), die auf die Auslenkung der Eingabevorrichtung einwirken und von der Maximalgeschwindigkeit abhängig sind.

offenkundige Vorbenutzung

Von der Einsprechenden wurde ein Feuerwehrfahrzeug mit Drehleiter (Baujahr 1987) der Feuerwehr Tauberbischofsheim (kurz Fahrzeug TBH) als offenkundige geltend gemacht. Um die Verwirklichung der Merkmale zu beurteilen, wurde das konkrete Fahrzeug TBH beim EPA vorgefahren und dort der Beweis vor Ort aufgenommen. Der tatsächliche Verkauf, das Nichtvorhandensein einer Geheimhaltungsverpflichtung und die bauliche Übereinstimmung des Fahrzeugs TBH in den wesentlichen Merkmalen konnten vom Einsprechenden nachgewiesen werden.

relevante Merkmale

Für die Diskussion der Auslegung sind folgende Merkmale relevant:

Diskussion des ersten Merkmals M1

Hauptstreitpunkt der Diskussion war die Frage, ob die rein mechanisch bzw. hydraulische Verarbeitungseinheit des Fahrzeugs TBH neuheitsschädlich für M1 ist oder ob M1 bzw. das Streitpatent implizit eine elektronische Verarbeitungseinheit fordert. Von der Einspruchsabteilung und in weiterer Folge von der Beschwerdekammer wurde die Ansicht vertreten, dass auch im Lichte der G 1/24 die Beschreibung nicht einschränkend auf M1 wirkt, da nicht festgelegt wird und damit das Fahrzeug TBH tatsächlich neuheitsschädlich für M1 ist.

Diskussion des zweiten Merkmals M2

Auch hier drehte sich die Diskussion darum, ob es sich bei der Bestimmung der möglichen Maximalgeschwindigkeit um eine - elektronisch ermittelte - Echtzeitkomponente handelt oder ob die Bestimmungsmittel gemäß M2 auch - wie im Fahrzeug TBH statisch durch Einstellschrauben - rein mechanisch ausgebildet sein kann. Die Einspruchsabteilung vertrat - auch hier - den Standpunkt, dass die Beschreibung nicht einschränkend wirkt und das Fahrzeug TBH auch für dieses Merkmal neuheitsschädlich ist.

Wie die Beschwerdekammer das Merkmal M2 ausgelegt hat, die Diskussion von M3 und die weiteren Aspekte der Entscheidung hören Sie in der nächsten Folge des IP Courses Podcast.

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In dieser Folge besprechen Gerd Hübscher und Fabian Haiböck die Entscheidung T 1931/14 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 2018. Im Mittelpunkt steht das kleine, aber entscheidende Wort „zur“ in Patentansprüchen und seine Bedeutung bei der Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik für Verfahrensansprüche. Die Entscheidung behandelt zentrale Themen der Neuheit und Auslegung von Zweckangaben in Verfahrensansprüchen sowie die Frage, ob Zweckangaben als funktionelle Merkmale anzusehen sind, die eine konkrete Anwendung des Verfahrens betreffen.

Erfindung

Die zugrundeliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Sauerstoff zur Versorgung eines IGCC-Kraftwerks, also eines sogenannten Integrated Gasification Combined Cycle Systems. In einem solchen Kraftwerk wird Kohle zu Synthesegas oxidiert, das anschließend zur Stromerzeugung in einer Gasturbine verbrannt wird. Der dafür benötigte Sauerstoff wird durch eine Luftzerlegungseinheit gewonnen, in der Luft verflüssigt und destilliert wird. Diese Anlagen arbeiten am effizientesten unter Nennlast, verlieren jedoch deutlich an Wirkungsgrad, wenn sie bei schwankendem Strombedarf betrieben werden.

Die Erfindung löst dieses Problem, indem die Luftzerlegung kontinuierlich mit optimaler Effizienz betrieben wird, unabhängig vom momentanen Energiebedarf des Kraftwerks. Wenn weniger Strom benötigt wird, wird überschüssiger Sauerstoff als Flüssigsauerstoff gespeichert; bei steigender Nachfrage wird dieser Flüssigsauerstoff verdampft und dem Prozess wieder zugeführt. Dadurch wird eine flexible und energieeffiziente Sauerstoffversorgung sichergestellt, die sich dynamisch an den Leistungsbedarf der Anlage anpasst.

Verfahren

Bereits im Prüfungsverfahren führte die Patentinhaberin ein Beschwerdeverfahren (T 2289/08) gegen die Zurückweisungsentscheidung der Prüfungsabteilung bevor das Streitpatent erteilt wurde. In weiterer Folge wurde Einspruch eingelegt und das Streitpatent im Einspruchsverfahren widerrufen. Dagegen richtete sich die Beschwerde, die in dieser Folge diskutiert wird.

Eignungsangabe vs. funktionelles Merkmal: Ist ZUR einschränkend?

Im Streit stand letztlich die Frage, ob das Merkmal „zur Versorgung eines IGCC-Kraftwerks“ den Anspruch tatsächlich einschränkt oder nur eine Eignung beschreibt. Die Einsprechende argumentierte, es handle sich lediglich um eine Zweckangabe, die keine technische Beschränkung darstelle. Sie verwies dabei auf die Entscheidung T 304/08, in der eine ähnliche Formulierung als bloße technische Wirkung ohne einschränkende Wirkung angesehen wurde. Die Patentinhaberin hingegen stützte sich auf die Entscheidung T 848/93, in der festgestellt wurde, dass ein Verfahrensmerkmal, das eine konkrete Anwendung beschreibt – dort das Umschmelzen galvanischer Schichten – als funktionales Merkmal und somit als einschränkend zu verstehen ist.

Die Beschwerdekammer stellte klar, dass bei Verfahren zwischen zwei Arten von Zweckangaben zu unterscheiden ist. Einerseits gibt es solche, die die Anwendung oder Verwendung des Verfahrens definieren.

Die Kammer betonte, dass der Anspruch explizit Schritte enthält, die auf die Leistungsanforderungen des Kraftwerks Bezug nehmen, etwa das Produzieren von überschüssigem Sauerstoff bei geringerem Energiebedarf und das Verdampfen und Zuführen von gespeichertem Sauerstoff bei erhöhter Nachfrage. Diese Abhängigkeit vom Kraftwerksbetrieb verleiht dem Verfahren eine funktionale Einschränkung, die über eine bloße Eignung hinausgeht. Das Verfahren sei daher neu, da das entgegengehaltene Dokument zwar ein ähnliches Sauerstofferzeugungsverfahren beschreibe, aber keinen Bezug zu einem IGCC-Kraftwerk und keine Steuerung anhand dessen Leistungsbedarfs enthalte.

Die Kammer hob somit die Entscheidung der Einspruchsabteilung auf und verwies die Sache zur weiteren Prüfung der erfinderischen Tätigkeit an die erste Instanz zurück. Diese wies den Einspruch zurück, sodass das Streitpatent ohne Änderungen aufrechterhalten wurde.

Zusammenfassung

Diese Entscheidung zeigt anschaulich, wie präzise die Formulierung von Zweckangaben in Patentansprüchen sein muss und welche weitreichenden Folgen ein einzelnes Wort wie „zur“ haben kann. Bei Verfahrensansprüchen kann es den Unterschied zwischen bloßer Eignung und einer technisch relevanten Einschränkung bedeuten – und damit über den Bestand eines Patents entscheiden.

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In dieser Folge sprechen Gerd Hübscher und Michael Stadler über die Entscheidung G 1/19 der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts und beleuchten, wie die Große Beschwerdekammer die Fragen zur Patentierbarkeit von Simulationsverfahren beantwortet hat, die als Vorlagefragen im Zusammenhang mit einer Simulation von Fußgängerströmen gestellt wurden.

Ausgangsfall und Vorlagefragen

Der Großen Beschwerdekammer wurde ein Fall vorgelegt, der ein Simulationsverfahren für Fußgängerbewegungen betraf. Die Prüfungs- und Beschwerdeabteilungen hatten zuvor entschieden, dass eine Simulation, die keine direkte Auswirkung auf die physische Welt hat, keinen technischen Effekt aufweist. Aufgrund unterschiedlicher Entscheidungen zu ähnlichen Fällen wurden drei Fragen vorgelegt:

Der COMVIK-Ansatz und die Beurteilung der Technizität

Die Große Beschwerdekammer bestätigte, dass auch für Computersimulationen der COMVIK-Ansatz (T 641/00, besprochen in Staffel 2, Folge 24) gilt. Danach zählt bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nur das, was technischen Charakter hat oder einen technischen Effekt bewirkt.

Eine Simulation kann nur dann einen technischen Effekt haben, wenn:

Physikalischer und potenzieller technischer Effekt

Die Große Beschwerdekammer unterschied zwischen:

Eine rein virtuelle Simulation ohne eine solche Zweckbindung bleibt jedoch außer Betracht.

Anwendung auf den Vorlagefall

Im konkreten Fall – der Simulation von Fußgängerströmen – fehlte ein solcher technischer Zusammenhang:

Daher wurde der Hauptantrag als nicht erfinderisch angesehen.

Auch der Hilfsantrag, der eine „Designverifikation“ ergänzte, half nicht weiter – das Schlagwort allein genügte nicht, um Technizität zu begründen, wenn der technische Beitrag nicht konkret beschrieben ist.

Spätere Hilfsanträge und die Rolle gemessener Daten

Spätere Hilfsanträge versuchten, technische Merkmale einzufügen – etwa „gemessene Attribute“ oder „Timer“, um reale Einflüsse zu simulieren. Diese wurden entweder als zu spät eingereicht oder inhaltlich nicht erfinderisch angesehen, weil die Wechselwirkung zwischen den technischen Daten und dem Simulationsverfahren nicht klar beschrieben war.

Selbst der Versuch, die Methode auf Roboterbewegungen in echten Gebäuden zu übertragen, scheiterte – die Kammer sah darin eine völlig neue Erfindung, die zu spät im Verfahren vorgebracht wurde.

Ergebnis und Bedeutung

Die Große Beschwerdekammer stellte klar:

Zusammenfassung

Die Entscheidung G 1/19 bestätigt, dass:

Der zugrunde liegende Antrag blieb erfolglos; alle späteren Teilanmeldungen wurden zurückgezogen oder gelten als zurückgenommen.

Eine Computersimulation kann zur Patentierbarkeit beitragen, wenn sie auf einem Computer implementiert ist, der eine technische Wirkung entfaltet. Eine Simulation als solche, die nur eine mathematische oder gedankliche Methode abbildet, ist hingegen nicht technisch.

Die Beurteilung erfolgt nach dem COMVIK-Ansatz.

Leitsätze

weiterführende Links

In dieser Folge sprechen Gerd Hübscher und Michael Stadler über die Entscheidung G 1/19 der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 2021, die auf einer Beschwerde gegen die Zurückweisung der Patentanmeldung beruht. Diese Entscheidung beschäftigt sich mit der Frage ob computerimplementierte Simulationen als solche beansprucht werden können und ob eine solche Simulation eine technische Aufgabe lösen kann.

Erfindung

Die dem Vorlagefall zugrunde liegende Erfindung betrifft eine computerimplementierte Simulation von Personen in einem Gebäude bzw. einem abstrakten Gebäudemodell.

Vorlagefall

Die PCT Anmeldung stammt aus einer PCT Anmeldung mit Anmeldetag aus 2003 und trat 2005 in die europäische Phase ein. Die Anmeldung wurde 2013 von der Prüfungsabteilung aufgrund von mangelnder erfinderischer Tätigkeit zurückgewiesen, unter anderem da der Anspruch sehr abstrakt formuliert war und weder die Fußgänger als solche bezeichnet wurden, noch die Bewegungsprofile definiert waren, sodass kein technischer Effekt zuerkennbar war.

Im Beschwerdeverfahren wurde die Frage, ob eine abstrakte computergestützte Simulation einen technischen Effekt aufweist, der die erfinderische Tätigkeit begründen kann, diskutiert. Der Kammer fehlte jedoch unter anderem die direkte Verbindung der abstrakten Simulationen und der Realität, um einen solchen technischen Effekt zuzuerkennen.

Aufgrund von von der Beschwerdeführerin herangezogener Entscheidungen der Beschwerdekammern, die in vergleichbaren Fällen eine reine Simulation als einen technischen Effekt begründend angesehen hatten (T 1227/05 - Simulation einer elektrischen Schaltung zur Rauschminimierung | T 625/11 - Simulation von Steuerstäben in einem Atomreaktor), legte die Beschwerdekammer die folgenden Fragen zur Vorlage an die Großen Beschwerdekammer vor:

Vorlagefragen

Der Großen Beschwerdekammer wurden folgende Fragen zur Entscheidung vorgelegt:

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In dieser Folge sprechen Michael Stadler und Lukas Fleischer über die Entscheidung T 1224/24 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 2025, die eine erfolgreiche Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss einer Prüfungsabteilung des EPA zum Gegenstand hat.

In Folge 5 der zweiten Staffel haben die beiden Podcaster schon einmal eine nicht erfolgreiche Beschwerde gegen einen Erteilungsbeschluss besprochen.

Erfindung

Bei der dem Patent zugrunde liegenden Erfindung handelt es sich um ein Gerät zur Erzeugung von Aerosolen, also einem E-Vape. Beansprucht wird dabei eine Kontrolleinheit, welche die Energiezufuhr von einer Energiequelle zur Last steuert und dabei einen von zwei Werten heranzieht.

Prüfungsverfahren

Es handelt sich um eine Euro-PCT Anmeldung die auf einer japanischen internationalen Anmeldung basiert. Die internationale Veröffentlichung umfasste 52 Seiten Zeichnungen. Beim Einleiten der europäischen Phase wurden vier geänderte Zeichnungen eingereicht, die als Seite 3/52, 28/52, 37/52 und 40/52 bezeichnet wurden.

Im ersten Prüfungsbescheid und in der Mitteilung über die Erteilungsabsicht wurden jedoch nur die Zeichnungen 1/4 bis 4/4 angeführt, wobei im Druckexemplar ausschließlich die vier geänderten Seiten Zeichnungen enthalten waren. Da die Anmelderin die Erteilungsgebühr entrichtete und die Übersetzung der Patentansprüche einreichte, wurde die Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents (Erteilungsbeschluss) basierend auf dem Druckexemplar mit vier Seiten Zeichnungen gefasst.

Beschwerdeverfahren

Die Patentinhaber wurde rechtzeitig auf den Fehler aufmerksam, legte fristgerecht Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung ein und reichte eine Beschwerdebegründung ein. Die Hauptargumente der Beschwerdeführerin waren

Entscheidung

Kernpunkt der Entscheidung war die Feststellung der Kammer, dass die der Anmelderin übermittelte Fassung des Druckexemplars nicht dem Text entsprach, den die Prüfungsabteilung tatsächlich erteilen wollte (also dem wahren Willen der Prüfungsabteilung) und alle 52 Seiten Zeichnungen umfasst. Die Beschwerdekammer begründete dies mit einer Reihe an objektiv festgestellten Kriterien:

Aufgrund dieser identifizierten objektiven Gründe wurde entschieden, dass die Zustimmungsfiktion nach R 71 (5) EPÜ nicht durch die Entrichtung der Gebühren und Einreichung der Übersetzungen ausgelöst wurde und der Beschwerde wurde in diesem Fall stattgegeben.

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In dieser Folge des IP Courses Podcasts spricht Michael Stadler mit Andreas Wildhack, Patentanwalt und Chemiker, über die erste Entscheidung des Einheitlichen Patentgerichts (UPC) zu sogenannten Second Medical Use Claims – also Patenten, die eine neue medizinische Verwendung eines bereits bekannten Wirkstoffs schützen.

Ausgangspunkt ist der Streit zwischen Amgen auf der einen und Sanofi/Regeneron auf der anderen Seite um das Medikament Praluent (Alirocumab) bzw. Repatha (Evolocumab), beides Antikörper, die an das PCSK9-Protein binden und den Cholesterinspiegel senken. Das Streitpatent (EP 3 536 712) schützt die Verwendung solcher PCSK9-Inhibitoren zur Senkung des Lipoprotein-A-Spiegels (Lp(a)), während die zugelassenen Medikamente nur zur LDL-Senkung genehmigt sind.

Das UPC stellte klar, dass zur Verletzung eines solchen medizinischen Verwendungsanspruchs zwei Voraussetzungen erfüllt sein müssen:

Da Regeneron keine Beweise für tatsächliche Off-Label-Verschreibungen oder ein entsprechendes Wissen von Amgen vorlegen konnte, verneinte das UPC eine Patentverletzung. Die Entscheidung zeigt: Das UPC folgt nicht vollständig der deutschen Dogmatik des „sinnfälligen Herrichtens“, sondern entwickelt einen eigenen, zweistufigen Prüfungsmaßstab. Kläger müssen künftig frühzeitig belastbare Beweise für objektive Marktverwendung und subjektive Kenntnis des Beklagten vorlegen, um Erfolg zu haben.

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