Der ip courses Podcast für europäisches Patentrecht

Der ip courses Podcast für europäisches Patentrecht

By Gerd Hübscher, Michael Stadler, Lukas FleischerBusinessScienceEducation
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Der ip courses Podcast für europäisches Patentrecht episodes

  • Patent Panel #5 - G 1/25 - Hydroponics / Anpassung der Beschreibung (Verfahren bis zur Entscheidung)
    Panel Diskussion zur G 1/25: Praktische Bedeutung - Amicus Curiae Stellungnahmen - mündliche Verhandlung

    In dieser Folge diskutieren Lukas Fleischer, Michael Stadler, Gerd Hübscher und Fabian Haiböck im Rahmen des etablierten Patent Panels verschiedene Aspekte der Vorlage G 1/25 “Hydroponics” an die Große Beschwerdekammer zur Notwendigkeit der Anpassung der Beschreibung an geänderte Patentansprüche. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob das EPÜ tatsächlich verlangt, dass die Beschreibung im Prüfungs-, Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren an geänderte Ansprüche angepasst wird, und wenn ja, auf welcher Rechtsgrundlage dieses Erfordernis beruht. Im Rahmen der Diskussion zeigt sich insbesondere, dass die Podcaster der erzwungenen Anpassung der Beschreibung sehr kritisch gegenüberstehen und weder mit der Amtspraxis noch den vom Präsidenten des EPA geforderten weitergehenden Anpassungen der Beschreibung einverstanden sind. Einerseits kann es weder ein “absolut klares” Patent geben, da Klarheit immer relativ zu einem gewissen Stand der Technik oder einem Verletzungsgegenstand beurteilt werden kann, und andererseits hat jede Änderung der Beschreibung im Lichte der G 1/24 das Potential eine Offenbarungsüberschreitung oder eine Schutzbereichserweiterug darzustellen und somit den Rechtsbestand des Patents zu gefährden.

    Vorlagefragen

    Werden die Ansprüche eines europäischen Patents während des Einspruchsverfahrens oder des Einspruchsbeschwerdeverfahrens geändert und führt die Änderung zu einer Unstimmigkeit zwischen den geänderten Ansprüchen und der Beschreibung des Patents, muss die Beschreibung dann zur Beseitigung der Unstimmigkeit an die geänderten Ansprüche angepasst werden, um die Erfordernisse des EPÜ zu erfüllen?

    Falls die erste Frage bejaht wird, welche Erfordernisse des EPÜ machen eine solche Anpassung notwendig?
    Würde die Antwort auf die Fragen 1 und 2 anders ausfallen, wenn die Ansprüche einer europäischen Patentanmeldung während des Prüfungsverfahrens oder des Prüfungsbeschwerdeverfahrens geändert werden und die Änderung zu einer Unstimmigkeit zwischen den geänderten Ansprüchen und der Beschreibung der Patentanmeldung führt?

    Diskussionsthemen
    • Einordnung der aktuellen Amtspraxis zur Anpassung der Beschreibung im Einspruchsverfahren und im Prüfungsverfahren
    • Gibt es die absolute Klarheit?
    • Diskussion des Ausgangsfalls und der Vorlagefragen
    • Inhalt und Tenor der Amicus-Curiae-Stellungnahmen
    • Argumente für und gegen die zwingende Anpassung der Beschreibung an die Patentansprüche
    • Welche Risiken birgt das Streichen von Offenbarung und dient Klarheit tatsächlich dem Schutz der Öffentlichkeit?
    • Führt die Anwendung der G 1/24 zu einer “unentrinnbaren Falle” indem die erwzungene Anpassung der Beschreibung eine Offenbarungsüberschreitung begründet?
    • Zusammenfassung der vorläufigen Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer und Diskussion der abweichenden Entscheidung T 56/21
    • Wie lief die mündliche Verhandlung ab, was waren die Positionen der Parteien und des EPA Präsidenten?
    • Wird die G 1/25 für Klarheit bei den Rechtsanwendern führen?
    • Ist Artikel 84 EPÜ tatsächlich als Rechtsgrundlage für die Beschreibungsanpassung geeignet?
    • Was ist eigentlich die in Art 84 geforderte Stützung durch die Beschreibung?
    • weiterführende Links

      • Vorlageentscheidung T 697/22
      • Streitpatent EP 2626911 B1
      • EP Register
      • Amicus Curiae Stellungnahme: Stadler, Fleischer, Alge, Fox
      • EPA Amtsblatt 2026, A16: Vorlagefragen
      • T 56/21 – Adaptation of the description
      • Feedback & Hörerfragen

        Wenn Sie uns Feedback geben möchten oder falls Sie Fragen zu den vorgestellten Entscheidungen bzw. den diskutierten Rechtsgebieten haben, die wir vielleicht in einer Folge diskutieren können, schreiben Sie uns an [email protected]. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

        47 min
      • G 1/25 | T 697/22 - Hydrokultur-Wachstumsmedium (Anpassung der Beschreibung / Vorlageentscheidung)
        Wenn die Anpassung der Beschreibung an die (geänderten) Ansprüche über den Rechtsbestand eines Patents entscheidet - Der Voralgefall zur G 1/25

        In dieser Folge besprechen Michael Stadler und Gerd Hübscher die Entscheidung T 697/22

        einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts, die in weiterer Folge zur Vorlage G 1/25 an die Große Beschwerdekammer geführt hat. Das Streitpatent betrifft in technischer Hinsicht ein hydroponisches Pflanzenwachstumsmedium. Die spezielle rechtliche Konstellation im Beschwerdeverfahren führt dazu, dass der Rechtsbestand des Streitpatents alleine von der Frage abhängig ist, ob die Beschreibung zwingend an die Patentansprüche anzupassen ist oder nicht.

        Die Erfindung

        Das Streitpatent betrifft ein hydroponisches Pflanzenwachstumsmedium aus Mineralfasern und einem organischen Bindemittel. Technisch relevant waren insbesondere der Phenolgehalt und der spezielle Parameter der weathered interlaminar strength. Dieser Parameter für die Festigkeit war kein standardisierter Parameter, wurde aber in der Beschreibung durch ein Messverfahren näher erläutert.

        Verfahrensverlauf

        Im Einspruchsverfahren wurde das Patent in eingeschränkter Fassung aufrechterhalten, nachdem die höherrangigen Anträge aus unterschiedlichen Gründen, etwa wegen mangelnder Neuheit oder mangelnder Ausführbarkeit, als nicht gewährbar erachtet wurden. Die Patentinhaberin wechselte im als gewährbar erachteten Hilfsantrag unter anderem von einem Produktanspruch auf ein Verfahren zum Züchten einer Pflanze und beschränkte das Bindemittel auf Reaktionsprodukte aus Zitronensäure, Ammoniak und Dextrose. Die Einspruchsabteilung verlangte jedoch nur eine teilweise Anpassung der Beschreibung und folgte damit nicht der Maximalforderung der Einsprechenden, die eine weitere Anpassung der Beschreibung forderte. Gegen diese Entscheidung legten sowohl Patentinhaberin als auch Einsprechende Beschwerde ein.

        Beschwerdeverfahren

        Die Beschwerdekammer sah die Anspruchsfassung des Hilfsantrags 1E materiell grundsätzlich als gewährbar an. Kritisch blieb jedoch die Beschreibung: Die Patentinhaberin reichte erst in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer eine weiter angepasste Beschreibung ein, in der allen Forderungen der Einsprechenden nachgekommen wurde (und weitere Absätze der Beschreibung gestrichen wurden). Dieser Antrag wurde jedoch von der Beschwerdekammer als verspätet nicht zugelassen. Damit hing der Ausgang des Falls davon ab, ob die Beschreibung zwingend an die im Einspruchsverfahren geänderten Ansprüche anzupassen ist. Wegen divergierender Rechtsprechung (insbesondere T 1989/18 und T 56/21) legte die Beschwerdekammer die folgenden Fragen der Großen Beschwerdekammer vor:

        Vorlagefragen
        1. Werden die Ansprüche eines europäischen Patents während des Einspruchsverfahrens oder des Einspruchsbeschwerdeverfahrens geändert und führt die Änderung zu einer Unstimmigkeit zwischen den geänderten Ansprüchen und der Beschreibung des Patents, muss die Beschreibung dann zur Beseitigung der Unstimmigkeit an die geänderten Ansprüche angepasst werden, um die Erfordernisse des EPÜ zu erfüllen?
        2. Falls die erste Frage bejaht wird, welche Erfordernisse des EPÜ machen eine solche Anpassung notwendig?
        3. Würde die Antwort auf die Fragen 1 und 2 anders ausfallen, wenn die Ansprüche einer europäischen Patentanmeldung während des Prüfungsverfahrens oder des Prüfungsbeschwerdeverfahrens geändert werden und die Änderung zu einer Unstimmigkeit zwischen den geänderten Ansprüchen und der Beschreibung der Patentanmeldung führt?
        4. Im Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer haben sich auch die Mitglieder des IP Courses Podcasts zusammen mit weiteren Kollegen mit einer amicus curiae Stellungnahme beteiligt.

          weiterführende Links

          • Vorlageentscheidung T 697/22
          • Streitpatent EP 2626911 B1
          • EP Register
          • Amicus Curiae Stellungnahme: Stadler, Fleischer, Alge, Fox
          • Feedback & Hörerfragen

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            30 min
          • T 41/24 Desinfektionsmittel (Berichtigung im Beschwerdeverfahren)
            Zwischenverallgemeinerung | Berichtigung nach R 139 EPÜ im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren

            In dieser Folge besprechen Fabian Haiböck und Lukas Fleischer die Entscheidung T 41/24 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts zu einem Oberflächendesinfektionsmittel mit verbleibender biozider Wirkung. Im Zentrum steht die Frage, wann ein fehlerhaftes Merkmal in einem Anspruch nach R 139 EPÜ berichtigt werden kann. Die Entscheidung zeigt: Eine Berichtigung setzt nicht nur voraus, dass der Fehler offensichtlich ist. Es muss auch sofort erkennbar sein, dass nichts anderes beabsichtigt sein konnte als die beantragte Berichtigung. Damit ist eine Berichtigung auf einen falschen Begriff, auch wenn er explizit in der Beschreibung (falsch) offenbart war, nicht möglich.

            Technischer Hintergrund

            Die Erfindung betrifft eine flüssige Desinfektionsmittelformulierung für Oberflächen. Neben der unmittelbaren Desinfektionswirkung beim Auftragen soll die behandelte Oberfläche für eine gewisse Zeit weiterhin biozid wirken. Beansprucht waren insbesondere ein Polymerbinder, ein Träger und eine biozidale Verbindung in Form quartärer Ammoniumverbindungen. Für die biozidale Verbindung wurden drei Alternativen beansprucht: zwei unterschiedliche reine quartäre Ammoniumverbindungen und als dritte Alternative eine Mischung aus mehreren quartären Ammoniumverbindungen. Bei der relevanten Verbindung handelt es sich um Di-n-octyl-dimethyl-ammoniumchlorid.

            Verfahrensverlauf

            Im Prüfungsverfahren wurde der ursprünglich breite Anspruch unter anderem durch Merkmale aus der Beschreibung eingeschränkt. Dabei gelangte ein in der Beschreibung fehlerhaft offenbarter Begriff (Di-n-dioctyl-dimethyl-ammoniumchlorid - einfach falscher Begriff) in den Anspruch. Bei der Aufnahme kam es es jedoch zu einem zweiten Fehler, da die Dimethyl Gruppe vergessen wurde. So war in der dritten Alternative der biozidalen Verbindung ein doppelt falscher Begriff beansprucht, nämlich Di-n-dioctyl-[]-ammoniumchlorid.

            Im Einspruchsverfahren wurde das Patent nur in beschränktem Umfang aufrechterhalten, weil die Einspruchsabteilung die beantragte Berichtigung des doppelt falschen aus dem Anspruch auf den ursprünglich offenbarten einfach falschen Begriff nicht zuließ. Ein weiteres Problem der Zwischenverallgemeinerung konnte jedoch bereinigt werden, sodass das Patent im Umfang eines Hilfsantrags in beschränktem Umfang aufrecht erhalten wurde - die dritte Alternative musste jedoch komplett gestrichen werden.

            Die Patentinhaberin legte Beschwerde ein und verfolgte im Hauptantrag weiterhin eine Berichtigung auf den einfach falschen Begriff, im Rahmen des ersten Hilfsantrags aber (erstmals) eine Berichtigung auf den tatsächlich korrekten chemischen Begriff.

            Berichtigung im Beschwerdeverfahren

            Die Beschwerdekammer bestätigte, dass eine Berichtigung auf einen weiterhin falschen Begriff keine Berichtigung im Sinne von Regel 139 EPÜ sein kann. Entscheidend ist nicht nur, dass der Fachperson auffällt, dass der Begriff fehlerhaft ist. Ebenso muss unmittelbar und eindeutig erkennbar sein, welcher konkrete Begriff richtig gemeint war. Damit wurde die Berichtigung des doppelt falschen Begriffs auf den einfach falschen Begriff, obwohl dieser explizit in der Stelle der Beschreibung offenbart war, aus der die dritte Alternative der biozidalen Verbindung geschöpft war, auch von der Beschwerdekammer verweigert. Im Ergebnis ließ die Kammer jedoch die Berichtigung auf den korrekten Begriff, nämlich auf das eingangs erwähnte Di-n-octyl-dimethyl-ammoniumchlorid, zu, sodass das Streitpatent in der aufrechterhaltenen Fassung auch die dritte Alternative abdeckt.

            weiterführende Links

            • Entscheidung T 41/24
            • Streitpatent EP 3 224 300 B1
            • EP Register
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              20 min
            • UPC_CoA_70/2025 - Swarco ./. Strabag (Patentverletzung / Streithilfe) [IP Guests #3.2]
              Gast: Alexander Koller | Entscheidungen des UPC / Geheimhaltung / Nichtigkeitseinwand

              In dieser zweiten Folge des IP Courses Podcasts zum Fall Swarco ./. Strabag ist wieder Rechtsanwalt Alexander Koller zu Gast bei Michael Stadler und spricht sowohl über die Entscheidung der Lokalkammer Wien des Einheitlichen Patentgerichts (UPC) als auch über Themenkomplexe aus dem Rechtsmittelverfahren.

              Ausgangspunkt ist weiterhin die Montage von Anzeigetafeln im Bereich einer österreichischen Autobahn. Das Streitpatent (EP 2 643 717) bezieht sich auf eine Optik, die in einzelnen Pixeln solcher Anzeigetafeln verwendet wird, um eine gute Sichtbarkeit für die Autofahrer zu gewährleisten.

              In dieser Folge besprechen die Podcaster die Notwendigkeit der eigenständigen Einbringung einer Nichtigkeitsklage als Widerklage und die Situation der Beklagten, die diesen Schritt unterlässt. Ebenso werden die Voraussetzungen für die Geheimhaltung von Parteivorbringen, die Zurücknahme der Berufung sowie die Stellung des Streithelfers, der bei Zurücknahme der Berufung das Verfahren fortsetzen will, diskutiert.

              weiterführende Links

              • Entscheidung Swarco ./. STRABAG – Beschlüsse im Rechtsmittelverfahren
              • Einheitliches Patentgericht – Erstinstanzliche Entscheidung Swarco ./. STRABAG (Mai 2025)
              • Europäisches Patent Nr. 2643717
              • Feedback & Hörerfragen

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                28 min
              • UPC_CFI_33/2024 - Swarco ./. Strabag (Patentverletzung / Streithilfe) [IP Guests #3.1]
                Gast: Alexander Koller | Farbmischende Sammeloptik, Streithilfe, UPC-Verfahren - erste Instanz

                In dieser Folge des IP Courses Podcasts ist Rechtsanwalt Alexander Koller zu Gast bei Michael Stadler und spricht über eine Entscheidung der Lokalkammer Wien des Einheitlichen Patentgerichts (UPC), an der Alexander auf Seiten der Klägerin am Verfahren mitgewirkt hat, zu unterschiedlichen Fragen der Auslegung von Patentansprüchen sowie zur Streithilfe, an der Alexander auf Seiten der Klägerin am Verfahren mitgewirkt hat.

                Ausgangspunkt ist die Montage von Anzeigetafeln im Bereich einer österreichischen Autobahn.

                Das Streitpatent (EP 2 643 717) bezieht sich auf eine Optik, die in einzelnen Pixeln solcher Anzeigetafeln verwendet wird, um eine gute Sichtbarkeit für die Autofahrer zu gewährleisten.

                Neben der Verletzungsfrage, die sich konzentriert mit der Auslegung von Anspruchsmerkmalen befasst, bildet vor allem die Situation des Lieferanten der Anzeigetafeln an die spätere Beklagte, der dem Verletzungsverfahren als Streithelfer beitritt, einen wesentlichen Bestandteil der Folge.

                weiterführende Links

                • Einheitliches Patentgericht – Entscheidung Swarco ./. STRABAG (Mai 2025)
                • Streitpatent: Europäisches Patent Nr. 2643717
                • Feedback & Hörerfragen

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                  28 min
                • T 1876/23 - Steckverbindersystem (Besorgnis der Befangenheit einer Einspruchsabteilung / Zwischenverallgemeinerung)
                  Wenn eine Einspruchsabteilung den Anschein erweckt, gegen den Patentinhaber zu arbeiten während über den Begriff "System" gestritten wird

                  In dieser Folge besprechen Michael Stadler und Lukas Fleischer die Entscheidung T 1876/23 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts. Im Rahmen des Beschwerdeverfahrens wurde festgestellt, dass sich aus dem Verfahrensablauf vor der Einspruchsabteilung tatsächlich der begründete Anschein der Befangenheit der Einspruchsabteilung erhärtet hat. Inhaltlich geht es zugleich um die Problematik der unzulässigen Zwischenverallgemeinerung, insbesondere um die Frage, ob der Begriff „System“ einen zusätzlichen technischen Inhalt transportiert.

                  Erfindung und technischer Hintergrund

                  Die Erfindung betrifft ein System aus mehreren elektrischen Steckverbindermodulen und einem elektrisch leitfähigen Halterahmen. Die Module dienen dazu, elektrische Leitungen modular zu verbinden. Den Kern der Erfindung stellt eine einfach handzuhabende Erdung dar: Durch die Kontaktierung eines Kontaktelements des Steckverbindermoduls mit dem metallischen Halterahmen soll ein gesonderter zusätzlicher Erdungsanschluss vermieden werden. Damit reduziert die beanspruchte Lösung den Verkabelungsaufwand und bleibt zugleich modular einsetzbar.

                  Rechtliche Kernfragen

                  Rechtlich standen mehrere Fragen im Raum. Erstens ging es um Art 100 lit c) EPÜ in Verbindung mit Art 123(2) EPÜ: Stellt ein auf ein „System“ gerichteter Anspruch eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung dar, wenn die Anmeldung diesen Begriff selbst nicht explizit offenbart hat, die technischen Komponenten, aus denen sich das System zusammensetzt, aber offenbart sind? Zweitens stellte sich die Frage nach dem rechtlichen Gehör und dem zulässigen Umgang mit Hilfsanträgen im Lichte im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung. Drittens war zu klären, ob durch das Verhalten der Einspruchsabteilung die Voraussetzungen für eine begründete Besorgnis der Befangenheit (G 5/91) der Einspruchsabteilung vorliegt.

                  —-

                  Verfahrensverlauf

                  Im Prüfungsverfahren war die Anmeldung zunächst auf ein Steckverbindermodul gerichtet. Nach Einwänden der Prüfungsabteilung wurde der Anspruch auf ein System aus mehreren Steckverbindermodulen und einem elektrisch leitfähigen Halterahmen umgestellt. Auf dieser Grundlage wurde das Patent erteilt.

                  Gegen das Patent wurde Einspruch eingelegt. Dabei wurden sämtliche Einspruchsgründe geltend gemacht, darunter auch eine sehr kurz gehaltene Begründung hinsichtlich einer Offenbarungsüberschreitung (Art 100 lit c) EPÜ). Die Einspruchsabteilung entwickelte in ihrer vorläufigen Stellungnahme eine Argumentation dazu, dass der Begriff „System“ über die ursprüngliche Offenbarung hinausgehe. Im weiteren Verlauf wurden zusätzliche Gründe von der Einspruchsabteilung aufgebaut und neue Argumentationslinien verfolgt, warum der auf ein System gerichtete Anspruch eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung darstellt.

                  In der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung kamen weitere neue Einwände hinzu. Die Patentinhaberin versuchte darauf, mit neuen Hilfsanträgen zu reagieren. Ein späterer Hilfsantrag - nach wiederum einer neuen Argumentation - wurde jedoch nicht mehr zugelassen und zwar ausschließlich aus Gründen der Verfahrensökonomie. Das Patent wurde daraufhin von der Einspruchsabteilung widerrufen. Die Patentinhaberin legte Beschwerde ein.

                  Entscheidungsanalyse

                  Die Beschwerdekammer folgte der Patentinhaberin in der Sache. Sie stellte fest, dass der Begriff „System“ für sich genommen dem Anspruch keinen zusätzlichen technischen Inhalt verleiht, wenn die beanspruchten Komponenten und ihre funktionale Beziehung bereits aus den ursprünglichen Unterlagen hervorgehen.

                  Besonders bemerkenswert ist die verfahrensrechtliche Analyse. Die Kammer hat zwar nicht jeden einzelnen gerügten Punkt als eigenständigen schweren Verfahrensmangel angesehen. Sie hat aber aus der Gesamtschau des Verfahrensablaufs geschlossen, dass ein objektiver Betrachter begründete Zweifel an der Unparteilichkeit der Einspruchsabteilung haben musste. Maßgeblich war insbesondere, dass neue Einwände in der mündlichen Verhandlung aufgegriffen wurden, ohne der Patentinhaberin eine faire und wirksame Möglichkeit zur Reaktion zu geben. Insbesondere der Umstand, dass der letzte Hilfsantrag alleine aus Gründen der Verfahrensökonomie nicht zugelassen wurde, ohne ihn inhaltlich zu bewerten, schien hier den Ausschlag zu geben.

                  Die Kammer hob die Entscheidung auf, verwies die Sache an eine neu zusammengesetzte Einspruchsabteilung zurück und ordnete aufgrund der festgestellten Besorgnis der Befangenheit die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an. Besonders bemerkenswert ist, dass die Kammer nicht nur einzelne Verfahrensfehler isoliert bewertet hat, sondern die Kumulation mehrerer problematischer Verhaltensweisen ausschlaggebend war.

                  —-

                  Verfahrensausgang

                  Da die Einsprechende während des Beschwerdeverfahrens ihren Einspruch zurückgenommen hat, muss die neu besetzte Einspruchsabteilung darüber entscheiden, ob sie im Rahmen des Amtsermittlungsgrundsatzes gem Art 114 EPÜ das Verfahren von Amts wegen fortsetzt oder ob das Streitpatent aufrechterhalten wird, ohne dass über die Frage der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit diskutiert wurde.

                  Tatsächlich hat sich die neu besetzte Einspruchsabteilung dazu entschieden, das Verfahren von Amts wegen fortzusetzen und zur mündlichen Verhandlung geladen. In ihrer vorläufigen Stellungnahme vom 02.04.2026 sieht sie den Hauptantrag als nicht gewährbar an, für den Hilfsantrag A’ sieht sie die Erfordernisse des EPÜ jedoch als erfüllt an.

                  weiterführende Links

                  • Entscheidung T 1876/23
                  • Streitpatent EP 3031103 B1
                  • EP Register
                  • Feedback & Hörerfragen

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                    24 min
                  • T 1805/23 Auto-Kindersitz (Zwischenverallgemeinerung / Zusammenlegung von Verfahren)
                    Über die Praxisrelevanz des Art 123 (2) EPÜ und wann eine mündliche Verhandlung fünf Tage dauert

                    In dieser Folge besprechen Lukas Fleischer und Fabian Haiböck die Entscheidung T 1805/23 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts. Technisch geht es bei der Erfindung um einen Kindersitz mit höhenverstellbarer Kopfstütze und automatisch nachgeführten Schulterpolstern. Verfahrensrechtlich interessant ist eine überaus lange mündliche Verhandlung im Einspruchsverfahren, wobei für den Ausgang der Entscheidung ausschließlich die Frage der unzulässigen Zwischenverallgemeinerung nach Art 123(2) EPÜ ausschlaggebend war.

                    Erfindung und Technischer Hintergrund

                    Die Erfindung betrifft einen Kindersitz mit Sitzschale, Kopfstütze und Gurtsystem. Die zentrale Herausforderung liegt darin, Schulterpolster bei unterschiedlich großen Kindern korrekt zu positionieren. Die Lösung besteht darin, die Höhenverstellung der Kopfstütze mit den Schulterpolstern über Zugmittel zu koppeln, sodass sich die Polster automatisch mitbewegen.

                    Ein im Verfahren wesentliches Merkmal, das zur Abgrenzung vom Stand der Technik notwendig war, war die konkrete Ausgestaltung dieser Verbindung, nämlich dass die Zugmittel an den Schulterpolstern angenäht sind.

                    Verfahrensverlauf

                    Die Anmeldung wurde 2010 eingereicht und 2018 erteilt. Bereits im Prüfungsverfahren bestand ein zentraler Streitpunkt mit der Prüfungsabteilung darin, ob bestimmte zur Abgrenzung vom Stand der Technik in den Anspruch aufgenommene Merkmale durch die ursprüngliche Offenbarung gedeckt sind.

                    Nach der Erteilung wurde Einspruch eingelegt. Die Einsprechende stützte sich unter anderem auf umfangreiche offenkundige Vorbenutzungen, belegt durch mehrere Kindersitze, Zeugenaussagen und eine Beweisaufnahme.

                    Die mündliche Verhandlung im Einspruch dauerte mit fünf Tagen außergewöhnlich lange. Die Besonderheit dabei: Die Beweisaufnahme wurde gleichzeitig für drei Patente derselben Familie durchgeführt, gegen die allesamt vom selben Einsprechenden Einspruch eingelegt wurde.

                    Die Einspruchsabteilung hielt das Patent schließlich nur in geändertem Umfang aufrecht.

                    Zwischenverallgemeinerung

                    Sowohl die Einspruchsabteilung als auch die Beschwerdekammer sahen eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung darin, dass das Merkmal des Annähens isoliert beansprucht wurde.

                    Die Offenbarung stützte sich auf eine Kombination aus Beschreibungspassagen und abhängigen Ansprüchen. Allerdings fehlte eine klare und eindeutige Offenbarung dafür, dass das Annähen losgelöst von weiteren funktionalen Merkmalen beansprucht werden kann.

                    Daher wurden der Hauptantrag und mehrere Hilfsanträge zurückgewiesen. Nur ein späterer Hilfsantrag, der zusätzliche funktional verknüpfte Merkmale enthielt, wurde als gewährbar angesehen.

                    Erwähnenswert ist dabei, dass die umfangreiche Beweisaufnahme zur Vorbenutzung letztlich nicht entscheidungserheblich war. Die Entscheidung stützte sich ausschließlich auf Art. 123(2) EPÜ.

                    Zusammenfassung

                    Die Entscheidung bestätigt erneut, dass isolierte Herauslösungen einzelner Merkmale aus komplexen Offenbarungszusammenhängen regelmäßig unzulässig sind.

                    In Ausnahmefällen können mehrere Verfahren im Sinne der Verfahrensökonomie auch vor der Einspruchsabteilung zusammengefasst werden, wie im gegenständlichen Fall zur gemeinsamen Durchführung einer Beweisaufnahme, die in allen Fällen erforderlich war.

                    weiterführende Links

                    • Entscheidung T 1805/23
                    • Streitpatent EP 2329985 B1
                    • EP Register
                    • Feedback & Hörerfragen

                      Wenn Sie uns Feedback geben möchten oder falls Sie Fragen zu den vorgestellten Entscheidungen bzw. den diskutierten Rechtsgebieten haben, die wir vielleicht in einer Folge diskutieren können, schreiben Sie uns an [email protected]. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

                      16 min
                    • Patent Panel #4 - G 1/23 - Solarzellen-Dichtungsmaterial
                      Diskussion und Einordnung der Entscheidung und der Bedeutung für die Praxis

                      In dieser Folge diskutieren die Podcaster Gerd Hübscher, Michael Stadler, Lukas Fleischer und Fabian Haiböck im gewohnten Panel die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 1/23, die bereits in den vorangegangenen Folgen im Detail vorgestellt wurde.

                      Dabei versuchen die Podcaster insbesondere unterschiedliche Aspekte der Entscheidung zu beleuchten, die Auswirkungen der Entscheidung auf die Praxis zu beleuchten und vielleicht herauszufinden wo trotz der Ausführungen der Großen Beschwerdekammer noch Punkte offen geblieben sind.

                      Dabei werden unter anderem die folgenden Themen angesprochen:

                      • Analysierbarkeit und Reproduzierbarkeit
                      • Beweislast und relevanter Zeitpunkt für die Analysierbarkeit
                      • Ausführbarkeit von Patentdokumenten und Reproduzierbarkeit von auf den Markt gebrachten Produkten
                      • Überlegungen zum Schutz
                      • Anwendbarkeit auf computerimplementierte Erfindungen
                      • Was ist mit der erfinderischen Tätigkeit?
                      • weiterführende Links

                        • Vorlageentscheidung T 438/19
                        • Entscheidung G 1/23
                        • Streitpatent EP 2626911 B1
                        • EP Register
                        • Feedback & Hörerfragen

                          Wenn Sie uns Feedback geben möchten oder falls Sie Fragen zu den vorgestellten Entscheidungen bzw. den diskutierten Rechtsgebieten haben, die wir vielleicht in einer Folge diskutieren können, schreiben Sie uns an [email protected]. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

                          41 min
                        • G 1/23 - Wegfall des "Nacharbeitbarkeits-Kriteriums" - Entscheidung
                          Solarzellen-Dichtungsmaterial - Abkehr von G 1/92 - Nacharbeitbarkeit nicht mehr erforderlich, damit ein am Markt verfügbares Produkt zum Stand der Technik gehört

                          In dieser Folge sprechen Michael Stadler und Lukas Fleischer über die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 1/23, in der die Große Beschwerdekammer in einem zentralen Aspekt von der früheren Entscheidung G 1/92 abweicht: die Reproduzierbarkeit eines auf den Markt gebrachten Produkts ist kein notwendiges Kriterium mehr, dass dieses Produkt zum Stand der Technik gehört. Auch technische Informationen, die dieses Erzeugnis betreffen (etwa Produktdatenblätter), bilden den Stand der Technik.

                          Vorlagefragen
                          1. Ist ein Erzeugnis, das vor dem Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung auf den Markt gebracht wurde, schon allein deshalb vom Stand der Technik im Sinne des Art 54 Abs 2 EPÜ auszuschließen, weil seine Zusammensetzung oder innere Struktur vom Fachmann vor diesem Tag nicht ohne unzumutbaren Aufwand analysiert und reproduziert werden konnte?
                          2. Falls Frage 1 zu verneinen ist, gehören dann technische Informationen über dieses Erzeugnis, die der Öffentlichkeit vor dem Anmeldetag zugänglich gemacht wurden (z. B. durch Veröffentlichung in einer Fachbroschüre, der Nichtpatent- oder der Patentliteratur), zum Stand der Technik im Sinne des Art 54 Abs 2 EPÜ, unabhängig davon, ob die Zusammensetzung oder innere Struktur des Erzeugnisses vom Fachmann vor diesem Tag ohne unzumutbaren Aufwand analysiert und reproduziert werden konnte?
                          3. Falls Frage 1 bejaht oder Frage 2 verneint wird, welche Kriterien sind anzuwenden, um zu beurteilen, ob die Zusammensetzung oder innere Struktur des Erzeugnisses im Sinne der Stellungnahme G 1/92 ohne unzumutbaren Aufwand analysiert und reproduziert werden konnte?
                          4. Antwort der Großen Beschwerdekammer
                            1. Ein Erzeugnis, das vor dem Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung auf den Markt gebracht wurde, kann nicht allein deshalb vom Stand der Technik im Sinne des Art 54 Abs 2 EPÜ ausgeschlossen werden, weil seine Zusammensetzung oder innere Struktur von der Fachperson vor diesem Tag nicht analysiert und reproduziert werden konnte.

                            2. Technische Informationen über ein solches Erzeugnis, die der Öffentlichkeit vor dem

                            3. Anmeldetag zugänglich gemacht wurden, gehören zum Stand der Technik im Sinne des Art 54 Abs 2 EPÜ, und zwar unabhängig davon, ob die Fachperson das Erzeugnis und seine
                              Zusammensetzung oder innere Struktur vor diesem Tag analysieren und reproduzieren konnte.

                            4. In Anbetracht der Antworten auf Fragen 1 und 2 ist eine Beantwortung nicht erforderlich.

                            5. Verfahrensausgang

                              Da die Patentinhaberin ihr Einverständnis mit der erteilten Fassung (und somit alle anhängigen Anträge) zurückgezogen hat, endete das Verfahren mit einem Widerruf des Patents, ohne dass die Beschwerdekammer in der Sache entschieden hat.

                              weiterführende Links

                              • Vorlageentscheidung T 438/19
                              • Entscheidung G 1/23
                              • Streitpatent EP 2626911 B1
                              • EP Register
                              • Feedback & Hörerfragen

                                Wenn Sie uns Feedback geben möchten oder falls Sie Fragen zu den vorgestellten Entscheidungen bzw. den diskutierten Rechtsgebieten haben, die wir vielleicht in einer Folge diskutieren können, schreiben Sie uns an [email protected]. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

                                14 min
                              • G 1/23 - Wegfall des "Nacharbeitbarkeits-Kriteriums" - Vorlageverfahren
                                Solarzellen-Dichtungsmaterial - Neuinterpretation der G 1/92 - Nacharbeitbarkeit nicht mehr erforderlich, damit ein am Markt verfügbares Produkt zum Stand der Technik gehört

                                In dieser Episode diskutieren Michael Stadler und Lukas Fleischer die Entscheidung T 438/19, die in weiterer Folge zur Entscheidung G 1/23 der Großen Beschwerdekammer geführt hat. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob ein vor dem Anmeldetag in Verkehr gebrachtes Produkt nur dann als Stand der Technik gilt, wenn seine Zusammensetzung bzw. innere Struktur vom Fachmann ohne unzumutbaren Aufwand analysiert und reproduziert werden kann - ein Kriterium, das von der früheren Entscheidung G 1/92 aufgestellt wurde.

                                Technischer Hintergrund

                                Ausgangspunkt ist ein Kapselungsmaterial für Solarzellenmodule. Solche Module sind typischerweise schichtartig aufgebaut; das Photovoltaik-Modul ist zwischen Deck- und Rückschicht eingebettet und wird durch ein Polymermaterial vor Witterungseinflüssen geschützt.

                                Die Erfindung

                                Die beanspruchte Zusammensetzung ist ein zur Einkapselung von Solarzellenmodule geeignetes Polymermaterial umfassend ein Ethylen/α-Olefin-Copolymer, das über messbare Parameter (z. B. Dichte, Schmelzflussindex, Härte) definiert wird. Das relevante Unterscheidungsmerkmal besagt, dass der Gehalt an “Aluminium Element” zwischen 10 ppm und 500 ppm liegt.

                                Kernproblematik

                                Kern des Vorlagefalles ist die Frage ob ein am Mark verfügbares Produkt (ENGAGE® 8400), das als solches nicht reproduzierbar ist, zum Stand der Technik zählt und damit als möglicher Ausgangspunkt für die erfinderische Tätigkeit dienen kann. Es geht dabei um die Reichweite der aus G 1/92 abgeleiteten Anforderungen, insbesondere um die Frage, ob eine (vollständige) Reproduzierbarkeit des Produkts erforderlich ist, oder ob jedenfalls diejenigen Merkmale Stand der Technik bilden, die durch Analyse bzw. aus zugänglichen Informationen zuverlässig bestimmbar sind.

                                Verfahrensverlauf

                                Das Unterscheidungsmerkmal (10–500 ppm Al) wurde im Prüfungsverfahren als Abgrenzung zu einem Dokument aufgenommen, nachdem Messungen der Patentinhaberin für das in D1 erwähnte konkrete Produkt ENGAGE® 8400 einen geringeren Aluminiumgehalt ergeben hat.

                                Im Einspruch wurden u. a. mangelnde erfinderische Tätigkeit und mangelnde Ausführbarkeit geltend gemacht; die Ausführbarkeit spielte in der Folge jedoch keine entscheidende Rolle. Überraschenderweise bejahte die Einspruchsabteilung die erfinderische Tätigkeit, obwohl dem Unterscheidungsmerkmal kein spezifischer technischer Effekt zugeordnet werden konnte.

                                In der Beschwerde wurde die Frage, ob ENGAGE® 8400 trotz der vermeintlich mangelnden Reproduzierbarkeit durch den Fachmann überhaupt zum Stand der Technik zählt, entscheidungserheblich, da die Beschwerdekammer die erfinderische Tätigkeit anders beurteilen wollte.

                                Der Großen Beschwerdekammer wurden die folgenden Vorlagefragen vorgelegt:

                                Vorlagefragen

                                Ist ein Erzeugnis, das vor dem Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung auf den Markt gebracht wurde, schon allein deshalb vom Stand der Technik im Sinne des Art 54 Abs 2 EPÜ auszuschließen, weil seine Zusammensetzung oder innere Struktur vom Fachmann vor diesem Tag nicht ohne unzumutbaren Aufwand analysiert und reproduziert werden konnte?

                                Falls Frage 1 zu verneinen ist, gehören dann technische Informationen über dieses Erzeugnis, die der Öffentlichkeit vor dem Anmeldetag zugänglich gemacht wurden (z. B. durch Veröffentlichung in einer Fachbroschüre, der Nichtpatent- oder der Patentliteratur), zum Stand der Technik im Sinne des Art 54 Abs 2 EPÜ, unabhängig davon, ob die Zusammensetzung oder innere Struktur des Erzeugnisses vom Fachmann vor diesem Tag ohne unzumutbaren Aufwand analysiert und reproduziert werden konnte?
                                Falls Frage 1 bejaht oder Frage 2 verneint wird, welche Kriterien sind anzuwenden, um zu beurteilen, ob die Zusammensetzung oder innere Struktur des Erzeugnisses im Sinne der Stellungnahme G 1/92 ohne unzumutbaren Aufwand analysiert und reproduziert werden konnte?

                                weiterführende Links

                                • Vorlageentscheidung T 438/19
                                • Entscheidung G 1/23
                                • Streitpatent EP 2626911 B1
                                • EP Register
                                • Feedback & Hörerfragen

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                                  24 min

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