Der ip courses Podcast für europäisches Patentrecht

In dieser Folge besprechen Michael Stadler und Fabian Haiböck die Entscheidung T 1311/24 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts, die ein europäisches Patent mit einem Gleisstopfaggreat einer Gleisstopfmaschine zum Gegenstand hat. Im Mittelpunkt stehen die Auslegung des Anspruchsmerkmals „direkt am Hydraulikzylinder angeordnet", die konkrete Offenbarung einer Bezugnahme zwischen Dokumenten des Stands der Technik und die Frage, ob die Fachperson eine bekannte Ventilanordnung aus anderen technischen Anwendungsgebieten übernehmen würde.

Gleisstopfmaschinen verdichten den Schotter unter Eisenbahnschwellen, um die Gleislage nachzustellen und zu stabilisieren. Dazu führen Stopfpickel eine Vibrations- und eine Beistellbewegung aus. Das besprochene Stopfaggregat erzeugt beide Bewegungen ausschließlich über Hydraulikzylinder. Erfindungswesentlich beim erteilten Patent war die Position der Ansteuerventile: Die Ventile sollen direkt am jeweiligen Hydraulikzylinder angeordnet sein.

Für die Neuheit steht die Frage im Raum, welchen Offenbarungsgehalt die D2 durch ihren Verweis auf die D1 erhält und ob eine Anordnung des Ventilblocks „so nahe wie möglich“ am Hydraulikzylinder bereits eine Anordnung „direkt am“ Hydraulikzylinder offenbart. Bei der erfinderischen Tätigkeit kommt es darauf an, ob die Fachperson ausgehend von der D2 tatsächlich Anlass hatte, die in D1 bevorzugte Ventilblocklösung zu verlassen und Ventilanordnungen aus den Dokumenten D6 bis D8 zu übernehmen, die eine Anordnung der Ansteuerventile direkt am Hydraulikzylinder offenbarten, aber einen völlig anderen Einsatzzweck hatten..

Im Einspruchsverfahren stützte sich die Einsprechende auf D1 und D2 sowie ergänzend auf D6 bis D8. Die Einspruchsabteilung folgte den Argumenten der Einsprechenden hinsichtlich der mangelnden Neuheit basierend auf D2 unter Verweis auf D1 und der mangelnden erfinderischen Tätigkeit nicht und wies den Einspruch zurück.

Der Begriff „direkt am Hydraulikzylinder“ war gemäß der Beschwerdekammer nicht mit einer bloßen Anordnung in räumlicher Nähe gleichzusetzen, wie es die D2 unter Verweis auf D1 implizierte. Der in D2 enthaltene Verweis auf D1 führte daher nicht dazu, dass das beanspruchte Merkmal unmittelbar und eindeutig als offenbart angesehen wurde. Entsprechend wurde Anspruch 1 als neu angesehen.

Für die erfinderische Tätigkeit wurde ein anderer Aspekt der D1 relevant, da die D1 als nächstliegender Stand der Technik angesehen wurde. Zwar war eine Anordnung des Ventilblocks nahe an den Zylindern angeregt, jedoch wurde in D1 ein gemeinsamer Ventilblock als vorteilhaft beschrieben. Dies sprach gegen die Argumente der Einsprechenden, die Fachperson würde den Ventilblock ohne konkreten Anlass aufgeben und stattdessen einzelne Ventile unmittelbar an den Zylindern vorsehen.

Die Beschwerdekammer sah in D6 bis D8 zwar einen Beleg für einschlägiges Fachwissen, daraus folgte jedoch keine hinreichende Veranlassung zur beanspruchten Kombination, da die dort offenbarten Zylinder mit direkt daran angeordneten Ansteuerventilen für hoch präzise CNC Maschinen eingesetzt wurden. Auch die Einteilung in lediglich zwei Alternativen – ein Ventil befindet sich entweder direkt am Zylinder oder nicht – war nicht von Erfolg gekrönt. Entsprechend bestätigte die Beschwerdekammer die erstinstanzliche Entscheidung der Zurückweisung des Einspruchs und das Streitpatent wurde im ursprünglich erteilten Umfang aufrechterhalten.

Feedback & Hörerfragen

Wenn Sie uns Feedback geben möchten oder falls Sie Fragen zu den vorgestellten Entscheidungen bzw. den diskutierten Rechtsgebieten haben, die wir vielleicht in einer Folge diskutieren können, schreiben Sie uns an [email protected]. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

In dieser Folge besprechen Michael Stadler und Gerd Hübscher die Entscheidung T 1311/24 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts, die ein europäisches Patent mit einer Testvorrichtung für ein Schienenfahrzeug sowie ein entsprechendes Testverfahren zum Gegenstand hat. Ein Testgerät soll die Interoperabilität eines Eisenbahnfahrzeugs im Zugverband prüfen, ohne den gesamten Zug zusammenzustellen. Doch wie umfassend muss ein solches Gerät testen können, wenn der Patentanspruch ein „correctly functioning“ des Fahrzeugs verlangt? Im Mittelpunkt stehen die Anspruchsauslegung und die Frage der ausreichenden Offenbarung im Sinne des Art 83 EPÜ.

Das Streitpatent EP 3 326 888 B1 betraf ein Testgerät zur Prüfung der Interoperabilität von Eisenbahnfahrzeugen. Ein einzelnes Fahrzeug sollte über eine Schnittstelle an eine Testvorrichtung angeschlossen werden. Diese Testvorrichtung simulierte die Kommunikation mit anderen Fahrzeugen eines Zugverbands, sendete Signale und wertete Antworten aus. Erfindungsgemäß war ein Datenspeicher vorgesehen, der Daten enthalten sollte, anhand derer festgestellt werden soll, ob die getesteten Schienenfahrzeuge im simulierten Zugverband den Zustand „correctly functioning“ haben.

Das für das nachfolgende Einspruchsverfahren relevante Merkmal wurde im Prüfungsverfahren aus einem ursprünglich abhängigen Anspruch aufgenommen. Gegen die Erteilung des Streitpatents wurde von zwei Einsprechenden Einspruch eingelegt. Im Rahmen des Einspruchsverfahrens wurde das Streitpatent im beschränkten Umfang aufrecht erhalten, wogegen die Patentinhaberin und eine der beiden Einsprechenden Beschwerde einlegten.

Ein Punkt der beschwerdeführenden Einsprechenden, der im Einspruchsverfahren nicht entscheidungsrelevant war, war die Frage, ob das Streitpatent eine ausreichende Offenbarung dafür enthält, wie überhaupt festgestellt werden kann, ob das Schienenfahrzeug “correctly functioning” ist.

Die Patentinhaberin verstand „correctly functioning“ vor allem als korrekte Funktion im Rahmen der simulierten Netzwerkkommunikation und vertrat die Auffassung, dass dies ausreichend geoffenbart sei. Die Einsprechende vertrat hingegen den Standpunkt, dass das Merkmal einen umfassenderen Prüfumfang einschließe, der aus der Offenbarung nicht nacharbeitbar sei - zumindest jegliche Kommunikationsfunktionen müssten überprüft werden, um festzustellen, ob das Schienenfahrzeug “correctly functioning” ist.

Die Beschwerdekammer befasste sich zuerst mit der Auslegung des Merkmals im Sinne der G 1/24 und kam zum Schluss, dass die beanspruchte Prüfung nicht auf einzelne Kommunikationsfunktionen beschränkt ist. Insbesondere erfasste die Auslegung auch weitere für das Funktionieren des Fahrzeugs im Zugverband relevante elektrische Funktionen. Für die dementsprechend umfassende Prüfung fehlten aber im Streitpatent ausreichende Angaben zur Ermittlung der notwendigen Prüfdaten und zur Durchführung des Tests. Damit mangelte es dem Streitpatent entsprechend an Ausführbarkeit. Da es sich um ein Grundproblem der Patentanmeldung handelte, konnte dieser Mangel auch nicht durch die Hilfsanträge ausgeräumt werden.

So war auch die im Rahmen eines Hilfsantrags zusätzlich als Präzisierung der beanspruchte Überprüfung im Sinne des zeitlichen Ablaufs von Signalen („correct timing“) nicht ausreichend, um Ausführbarkeit herzustellen. Dieses Merkmal stand neben der weiter gefassten Anforderung des „correctly functioning“ und stellte somit keine echte Einschränkung des Begriffs “correctly functioning” dar.

Entsprechend wurde das Streitpatent im Einspruchsverfahren widerrufen.

Feedback & Hörerfragen

Wenn Sie uns Feedback geben möchten oder falls Sie Fragen zu den vorgestellten Entscheidungen bzw. den diskutierten Rechtsgebieten haben, die wir vielleicht in einer Folge diskutieren können, schreiben Sie uns an [email protected]. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

In dieser Sonderfolge des ip courses Podcasts besprechen Michael Stadler und Fabian Haiböck die neue europäische Eignungsprüfung (EQE), die 2027 zum ersten Mal vollständig nach dem neuen Modus abgehalten wird. Dabei geben Sie einen Überblick über den zeitlichen Ablauf, die einzelnen Prüfungsmodule und den Prüfungsmodus. Abschließend tauschen alle vier Podcaster ihre persönlichen Erfahrungen aus den eigenen Prüfungen aus, um einen Einblick in die letzten 15 Jahre der EQE zu geben.

Module M1&M2 können erst abgelegt werden, wenn F1 & F2 bestanden wurden.

Werden alle Teile bestanden, müssen F1 & F2 nicht abgelegt werden. Ansonsten gibt es je nach nicht bestandenem Teil auch die Verpflichtung die Grundlagenaufgaben F1 & F2 nachträglich abzulegen.

Alle Prüfungen werden online im WISEflow System, einem Lockdown Browser, absolviert, wobei die Prüflinge online von einer KI und Prüfungsaufsichtspersonen überwacht werden.

Die “Foundation Papers” oder Grundlagenaufgaben F1 und F2 entsprechen im Wesentlichen der alten Vorprüfung: keine Freitext Fragen, sondern computergestützte Aufgaben, insbesondere wahr/falsch Fragen. In F1 werden Rechtsfragen geprüft, während in F2 die Analyse von Anspruchssätzen und Stand der Technik abgefragt wird.

Das Modul M1 entspricht von der Aufgabe her einem abgespeckten alten B-Teil (Bescheidserwiderung), gliedert sich aber in einen ersten Teil mit computergestützen Aufgaben und einen zweiten Freitext-Teil. Beide Teile müssen separat bestanden werden, um das Modul positiv zu absolvieren.

Das Modul M2 entspricht im Wesentlichen dem alten D1 Teil (kurze Rechtsfragen), ist jedoch auch in einen ersten Teil mit computergestützten Aufgaben und einen zweiten Teil mit Freitext Fragen untergliedert. Auch hier müssen beide Teile separat bestanden werden, um das Modul positiv zu absolvieren.

Das Modul M3 umfasst drei Aufgaben, die im Wesentlichen den alten Teilen A, B und C entsprechen: In M3.1 (früher Teil A) muss ein Anspruchssatz ausgearbeitet werden, in M3.2 (früher Teil B) ein gewährbarer Anspruchssatz im Rahmen des Prüfungsverfahrens vom Stand der Technik abgegrenzt werden und in Teil M3.3 (früher Teil C) muss ein Patent angegriffen werden. Auch hier wird das Modul M3 nur bestanden, wenn alle Teile separat bestanden werden. Für die einzelnen Teilmodule steht deutlich weniger Zeit zur Verfügung als für die alten Teile, sodass wesentlich weniger komplexe Fragestellungen abgeprüft werden können. Eine Kompensation zwischen den Teilmodulen ist nicht möglich.

Das Modul M4 entspricht im Wesentlichen dem alten D2 Teil (Rechtsgutachten).

Für alle Hörer, die neu beim ip courses Podcast sind und sich vielleicht auf die EQE vorbereiten wollen, ein kurzer Hinweis in eigener Sache: In unserer ersten Staffel geben wir, in gewohnt prägnanten Folgen und in Form eines Dialogs, einen grundlegenden Überblick über das EPÜ und den PCT, der als Einführung in oder als Auffrischung für das europäische Patentrecht gedacht ist.

Feedback & Hörerfragen

Wenn Sie uns Feedback geben möchten oder falls Sie Fragen zu den vorgestellten Entscheidungen bzw. den diskutierten Rechtsgebieten haben, die wir vielleicht in einer Folge diskutieren können, schreiben Sie uns an [email protected]. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

In dieser Folge diskutieren Michael Stadler, Gerd Hübscher und Lukas Fleischer im Rahmen des etablierten Patent Panels ein weiteres Mal über die G 1/25 “Hydroponics”, da die Große Beschwerdekammer in der Zwischenzeit die Entscheidung herausgegeben hat.

Dabei wird von den Podcastern insbesondere der Einfluss der G 1/24 diskutiert, die Frage, wann Inkonsistenzen vorliegen und welcher Vergleichsmaßstab anzuwenden ist, kritisch beleuchtet und auch eine persönliche Einschätzung der Auswirkungen der G 1/25 auf die aktuelle EPA Praxis versucht. Der Vorlagefall und die Vorlagefragen wurden bereits in Folge 32 der dritten Staffel besprochen, während in Folge 33 der dritten Staffel das Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer bis inklusive der mündlichen Verhandlung im Patent Panel diskutiert wurde.

If the claims of a European patent, or patent application, are amended during proceedings before the departments of the EPO, or in appeal proceedings, and the amendment introduces an inconsistency between the amended claims and the description, including any drawings, of the patent, or application, and because of that inconsistency Articles 52 to 57, 76(1), 83, 84, 123(2) or 123(3) EPC are not complied with, it is necessary to adapt the description, including any drawings, to the amended claims so as to remove that inconsistency.

Feedback & Hörerfragen

Wenn Sie uns Feedback geben möchten oder falls Sie Fragen zu den vorgestellten Entscheidungen bzw. den diskutierten Rechtsgebieten haben, die wir vielleicht in einer Folge diskutieren können, schreiben Sie uns an [email protected]. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

Das Team des ip courses Podcasts meldet sich zurück aus der Sommerpause. In der aktuellen Folge geben Gerd Hübscher **und **Lukas Fleischer einen kurzen Ausblick auf die neue Staffel und einen Rückblick auf Entscheidungen aus der vorangegangenen dritten Staffel, bei der das Verfahren zum Zeitpunkt der Aufnahme des jeweiligen Podcasts noch nicht abgeschlossen war, etwa weil in der Beschwerde an die erste Instanz zurückverwiesen wurde.

In Folge 5 der dritten Staffel wurde ein Fall besprochen, in dem die Patentinhaberin erfolgreich gegen den Erteilungsbeschluss Beschwerde eingelegt hatte, da die Prüfungsabteilung nur vier von achtundvierzig Figuren zur Erteilung vorgesehen hatte.

Nachdem das mit der zweiten Mitteilung nach R 71 (3) EPÜ versendete Druckexemplar fehlerhaft war, jedoch rechtzeitig eine Korrektur des Fehlers beantragt wurde, wurde das Patent in der Zwischenzeit erteilt. Es wurde kein Einspruch eingelegt.

In Folge 13 der dritten Staffel wurde ein Fall besprochen, bei dem ein Verweis auf eine DIN Norm im Anspruch gestrichen werden konnte, ohne dass dies einen Verstoß gegen Art 123 (2) EPÜ darstellte, da die Norm keinen technischen Beitrag leistete. Der Einspruch wurde an die erste Instanz zurück verwiesen.

Im Rahmen des fortgesetzten Einspruchsverfahren wurde ein Hilfsantrag als gewährbar erachtet, in welchem der Produktanspruch auf einen Verfahrensanspruch zur Herstellung eines Staubsaugerfilterbeutels unter Verwendung von rezyklierten Kunststofffasern umgestellt wurde. Gegen diese Entscheidung wurde wieder von beiden Parteien Beschwerde eingelegt.

Der zweite Durchlauf der Beschwerde ist noch nicht abgeschlossen, jedoch ist die Kammer der vorläufigen Ansicht, dass das Streitpatent wegen mangelnder Neuheit zu widerrufen sein wird: der Begriff "recykliert" sei nicht einschränkend auszulegen.

In Folge 28 der dritten Staffel wurde ein Fall besprochen, in dem die Beschwerdekammer die von der Einspruchsabteilung festgestellte Offenbarungsüberschreitung als nicht gegeben ansah und aufgrund des festgestellten Anscheins der Befangenheit an eine neu zusammenzusetzende Einspruchsabteilung zurückverwiesen hatte, um die Einwände nach Art 100 a) und b) zu prüfen.

Da aber die Einsprechende noch während der Beschwerde ihren Einspruch zurückgezogen hatte, oblag es der Einspruchsabteilung, ob das Verfahren von Amts wegen weitergeführt wird oder ob das Patent ungeprüft aufrechterhalten wird. Die Einspruchsabteilung führte das Verfahren gemäß Art 114 (1) EPÜ weiter und hat in ihrer vorläufigen Meinung mitgeteilt, dass zwar der Hauptantrag nicht gewährbar ist, aber ein hochrangiger Hilfsantrag. Damit war die Patentinhaberin offensichtlich zufrieden, sodass das Verfahren schriftlich beendet werden konnte.

Feedback & Hörerfragen

Wenn Sie uns Feedback geben möchten oder falls Sie Fragen zu den vorgestellten Entscheidungen bzw. den diskutierten Rechtsgebieten haben, die wir vielleicht in einer Folge diskutieren können, schreiben Sie uns an [email protected]. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

Die Podcaster Michael Stadler, Lukas Fleischer, Gerd Hübscher und Fabian Haiböck lassen zum Abschluss dieser Staffel die 39 Folgen, in denen Entscheidungen und eine Hörerfrage diskutiert wurden, kurz Revue passieren und ordnen einige ausgewählte Folgen persönlich noch einmal ein.

In der zweiten Hälfte des Podcasts gibt es einen kleinen Blick hinter die Kulissen des Podcasts, falls Sie sich schon immer gefragt haben, wie so eine Podcast Folge oder eine ganze Staffel entsteht.

Damit verabschiedet sich das ip courses Podcast Team in die Sommerpause und freut sich auf ein Wiederhören im Herbst, wenn es mit der nächsten Staffel weitergeht!

PS: Ein herzliches Danke auch an unsere Gäste, die an dieser Staffel mitgewirkt haben: Andreas Wildhack, Tobias Fox, Alexander Koller und Thomas Adocker!

Feedback & Hörerfragen

Wenn Sie uns Feedback geben möchten oder falls Sie Fragen zu den vorgestellten Entscheidungen bzw. den diskutierten Rechtsgebieten haben, die wir vielleicht in einer Folge diskutieren können, schreiben Sie uns an [email protected]. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

In dieser Folge sprechen Gerd Hübscher und Michael Stadler über Entscheidung T 873/24 und die Vorlagefragen der daraus hervorgegangenen Vorlage G 1/26 an die Große Beschwerdekammer. Ausgangspunkt ist ein Patent zu beschichteten Stahlbändern für das Warmumformen in der Automobilindustrie. Im Zentrum steht jedoch keine werkstofftechnische Detailfrage, sondern ein dogmatischer Kernpunkt des europäischen Patentrechts: Wie sind Patentansprüche auszulegen, und welche Rolle spielt dabei die Beschreibung – gerade bei der Prüfung der Zulässigkeit von Änderungen nach Art. 123(2) EPÜ? Der Fall verbindet damit Neuheit, erfinderische Tätigkeit, Zwischenverallgemeinerung, Schutzbereichsfragen und die offene Grundsatzfrage, wie weit die Linie aus G 1/24 tatsächlich reicht.

Die Erfindung betrifft vorgebeschichtete Stahlbänder für die Automobilindustrie, insbesondere für das Hot Stamping beziehungsweise Warmumformen. Solche Stahlbänder werden mit Aluminium oder einer Aluminiumlegierung beschichtet, anschließend zugeschnitten, erhitzt, umgeformt und rasch abgekühlt, um hochfeste Bauteile zu erzeugen.

Technisch relevant war insbesondere die Frage, wie sich bestimmte Zusammensetzungsparameter des Grundstahls und die Dicke der Aluminiumbeschichtung auf die industrielle Weiterverarbeitung auswirken. Hintergrund ist, dass es bei zu dicken oder ungünstig ausgebildeten Beschichtungen während der Wärmebehandlung zu Legierungsproblemen, partiellem Aufschmelzen und in der Folge zu Ablagerungen an Ofenrollen kommen kann. Der beanspruchte Gegenstand war daher nicht nur über die chemische Zusammensetzung, sondern auch über die industrielle Dimension des Stahlbands und ein bestimmtes Verhältnis von Titan zu Stickstoff definiert.

Zunächst stellt sich die klassische Frage nach Art. 123(2) EPÜ, also ob der erteilte Anspruch über die ursprüngliche Offenbarung hinausgeht. Konkret geht es darum, dass ein Merkmal zum Verhältnis von Titan zu Stickstoff im erteilten Anspruch ohne die ursprüngliche Präzisierung auf Gewichtsprozent formuliert war.

Daran knüpft unmittelbar die Frage der Anspruchsauslegung an. Wenn die Beschreibung erkennen lässt, dass nur ein Gewichtsverhältnis gemeint sein kann, darf oder muss diese Einschränkung dann in den erteilten Anspruch hineingelesen werden? Oder ist bei Art. 123(2) EPÜ zunächst auf alle technisch sinnvollen Auslegungen des Anspruchswortlauts abzustellen? Genau an dieser Stelle zeigt sich das Spannungsfeld zwischen dem Anspruch als Ausgangspunkt der Beurteilung und der Beschreibung als Auslegungshilfe.

Zusätzlich spielte der Fall auch bei Art. 54 und 56 EPÜ eine Rolle, weil dieselbe Auslegungsfrage Auswirkungen darauf haben kann, wie der beanspruchte Gegenstand gegenüber Stand der Technik abgegrenzt wird. Damit wird der Fall zu einem Grundsatzverfahren über die Einheitlichkeit der Anspruchsauslegung über verschiedene Patentierungsvoraussetzungen hinweg.

Das Patent beruht auf der europäischen Anmeldung EP 19 185 736.6 und betrifft das Patent EP 3 587 104 B1. Das Prüfungsverfahren verlief zunächst ohne besondere Dramatik, wobei es sich um eine Teilanmeldung in einer Kette von Teilanmeldungen handelte.

Im Einspruch wurden sämtliche Einspruchsgründe geltend gemacht. Neben Ausführbarkeits- und Änderungsthemen spielte auch umfangreicher Stand der Technik eine Rolle, einschließlich behaupteter offenkundiger Vorbenutzungen aus der Automobilpraxis. Die Einspruchsabteilung hielt das Patent in geänderter Fassung auf der Grundlage eines Hilfsantrags aufrecht.

Im Beschwerdeverfahren standen sich sodann sowohl Patentinhaberin als auch Einsprechende gegenüber. Die Beschwerdekammer 3.3.05 sah die aufgeworfene Auslegungsfrage als so grundsätzlich an, dass sie mit Zwischenentscheidung vom 3. Februar 2026 mehrere Fragen an die Große Beschwerdekammer vorlegte. Das Verfahren ist nun unter dem Aktenzeichen G 1/26 anhängig.

Der eigentliche Sprengstoff der Entscheidung liegt nicht nur in der materiell-rechtlichen Frage, ob hier eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung vorliegt. Entscheidend ist vielmehr, nach welcher Methode diese Frage zu beantworten ist.

Die Beschwerdekammer arbeitet heraus, dass die Rechtsprechung zur Anspruchsauslegung trotz G 1/24 weiterhin nicht vollständig konsolidiert ist. Sie unterscheidet verschiedene Linien dazu, ob und in welchem Umfang die Beschreibung zur Auslegung herangezogen werden darf, und ob sie sogar zu einer einschränkenden Lesart des Anspruchswortlauts führen kann. Gerade bei Art. 123(2) EPÜ ist diese Frage heikel, weil das EPA traditionell einen besonders strengen Maßstab anlegt.

Im vorliegenden Fall ist die dogmatische Spannung besonders deutlich: Liest man den Anspruch isoliert, scheint das Verhältnis von Titan zu Stickstoff mehrere technisch sinnvolle Deutungen zuzulassen. Liest man ihn im Licht der Beschreibung, spricht vieles dafür, dass nur ein Gewichtsverhältnis gemeint ist. Daraus folgt die Grundsatzfrage, ob bei Art. 123(2) EPÜ sämtliche technisch sinnvollen Lesarten des Anspruchs geprüft werden müssen oder nur diejenige Auslegung, die sich aus dem Patent als Ganzem ergibt.

Hinzu kommt eine verfahrensrechtlich bemerkenswerte Ebene: Die Kammer fragt ausdrücklich auch nach der Zulässigkeit der Vorlage selbst. Sie thematisiert damit, wann eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer im Sinn des Art. 112(1) EPÜ „erforderlich“ ist, insbesondere wenn die Rechtsfrage zwar nicht zwingend den Hauptantrag entscheidet, aber für zahlreiche Hilfsanträge oder für die einheitliche Rechtsanwendung von zentraler Bedeutung ist.

1 May a decision be considered to be "required" for the purposes of Article 112(1) EPC, if the referring Board demonstrates that the point of law in question arises out of the context of the case pending before it and, in the circumstances of the proceedings, it is reasonable for the Board to examine it and decide on it next?

2 (a) Does the fact that the claims are the starting point and the basis for assessing the patentability of an invention generally preclude a feature which is only disclosed in the description or the drawings of a patent from being read into the meaning of a granted claim, in particular if this leads to a restrictive reading of terms used in the claim?

2 (b) If the answer to question 2.(a) is no: is claim interpretation the result of both reading the claims and consulting the description and drawings as a unitary process and does the claim being the starting point and the basis for assessing the patentability rule out only those interpretations which can be derived from the patent as a whole but would clearly contradict the general technical understanding of the terms used in the claim?

3 (a) When assessing compliance with Article 123(2) EPC, must a term used in a claim be assessed against all interpretations that make technical sense to the skilled reader on the basis of the claim alone?

3 (b) If the answer to question 3.(a) is no: is it sufficient that only the interpretations of the subject-matter of the claim established against the background of the patent specification as a whole are directly and unambiguously derivable from the application as filed?

weiterführende Links

Feedback & Hörerfragen

Wenn Sie uns Feedback geben möchten oder falls Sie Fragen zu den vorgestellten Entscheidungen bzw. den diskutierten Rechtsgebieten haben, die wir vielleicht in einer Folge diskutieren können, schreiben Sie uns an [email protected]. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

In dieser Folge besprechen Michael Stadler und Fabian Haiböck die Entscheidung T 0549/24 einer Beschwerdekammer des EPA. Im Zentrum steht die Frage, unter welchen Voraussetzungen eine Anmelderin nach Versäumung der Frist zur Weiterbehandlung noch Wiedereinsetzung in den vorigen Stand erhalten kann. Interessant ist der Fall, weil die Fristversäumung nicht auf ein gewöhnliches Büroversehen zurückging, sondern auf eine gezielte Umleitung und Verschleierung der Korrespondenz durch einen Assitenten des CEO des Anmelders. Die Entscheidung zeigt, dass das Kriterium der gebotenen Sorgfalt nach Art. 122 EPÜ streng ausgelegt wird, dass aber diese Strenge dort an Grenzen stößt, wo ein bestehendes Kontrollsystem bewusst unterlaufen wird.

Technisch ging es um eine Anmeldung mit der Bezeichnung „A bathing apparatus with recycling system“. Der Gegenstand betrifft eine mobile Badevorrichtung mit Unterteil und Oberteil, bei der Wasser aufgenommen, geführt und wieder in das System gepumpt wird. Im Verlauf des Prüfungsverfahrens wurde der Schutzbereich deutlich eingeschränkt. Übrig blieb im Wesentlichen eine spezielle Verbindungskonstruktion zwischen Ober- und Unterteil, die zugleich eine Haltefunktion für die nutzende Person erfüllen sollte.

Rechtlich stehen mehrere klassische EPA-Themen im Vordergrund. Ausgangspunkt war eine Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ, auf die nicht rechtzeitig reagiert wurde. Danach stellte sich zunächst die Frage der Zurücknahmefiktion und der möglichen Weiterbehandlung nach Art. 121 EPÜ. Nachdem auch diese Frist versäumt worden war, blieb nur noch die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Art. 122 EPÜ. Kernproblem war damit, ob die Anmelderin trotz aller nach den Umständen gebotenen Sorgfalt an der Fristwahrung gehindert war. Entscheidend war außerdem die Zurechnung des Fehlverhaltens einer internen Assistenzperson und die Frage, welche Anforderungen an interne Kontroll- und Überwachungssysteme auf Unternehmensseite zu stellen sind.

Die Anmeldung ging aus einer malaysischen Priorität hervor und gelangte über eine internationale Anmeldung in die europäische Phase. Nach Einschränkungen im Prüfungsverfahren stellte das EPA die Erteilungsreife fest und erließ eine Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ. Die hierauf erforderlichen Handlungen wurden jedoch nicht fristgerecht vorgenommen. Auch die anschließende Frist zur Weiterbehandlung blieb ungenutzt, sodass die Anmeldung als zurückgenommen galt.

Daraufhin beantragte die Anmelderin Wiedereinsetzung. Der zunächst eingereichte Vortrag war knapp und verwies im Wesentlichen darauf, dass es Streitigkeiten mit dem malaysischen Vertreter gebe. Erst im weiteren Verfahren wurde der zugrunde liegende Sachverhalt schrittweise aufgeklärt. Die Prüfungsabteilung hielt den Antrag zwar für zulässig, aber nicht für begründet. Gegen diese Zurückweisung legte die Anmelderin Beschwerde ein. In der Beschwerdeinstanz wurden weitere Beweismittel und nähere Erläuterungen zum internen Kontrollsystem vorgelegt. Die Beschwerdekammer hob die erstinstanzliche Entscheidung auf und gewährte die Wiedereinsetzung.

Der Fall lebt von der atypischen Tatsachenkonstellation. Nach dem festgestellten Sachverhalt hatte eine Assistenzperson des CEO eine private E-Mail-Adresse mit offiziell wirkendem Erscheinungsbild verwendet und die Kommunikation mit dem malaysischen Vertreter auf diese Adresse gelenkt. Dadurch gelangten wesentliche Mitteilungen – insbesondere zur Erteilungsmitteilung und zum Rechtsverlust – nicht in die regulären Kommunikationskanäle des Unternehmens. Als die Lage kritisch wurde, wurde der Vorgang gegenüber dem CEO und den Vertretern nicht offen gelegt, sondern zunächst verschleiert.

Die Prüfungsabteilung verneinte die Wiedereinsetzung im Wesentlichen mit zwei Argumenten: Zum einen habe es an einem ausreichend belastbaren internen Kontrollsystem gefehlt, zum anderen sei einer einzelnen Assistenzperson zu viel Verantwortung ohne ausreichende Kontrolle übertragen worden. Damit scheiterte der Antrag aus Sicht der ersten Instanz nicht am Verhalten des europäischen oder malaysischen Vertreters, sondern an der Sorgfalt der Anmelderin selbst.

Die Beschwerdekammer sah die Sache weniger streng. Sie stellte nicht in Abrede, dass an interne Kontrollsysteme strenge Anforderungen zu stellen sind. Sie erkannte aber an, dass ein vorhandenes System nicht jeden Fall absichtlicher Täuschung verhindern muss. Wo eine Assistenzperson bewusst so handelt, dass bestehende Kontrollmechanismen umgangen werden, kann dies einen Ausnahmefall darstellen. Die Kammer differenziert zwischen einfachem Organisationsmangel und gezielter Umgehung eines grundsätzlich bestehenden Systems.

T 549/24 ist keine generelle Lockerung des strengen EPA-Maßstabs bei Wiedereinsetzung. Die Entscheidung hilft nicht bei gewöhnlichen Fristversäumnissen, die auf unzureichender Organisation beruhen. Sie ist aber ein wichtiges Signal für echte Ausnahmefälle, in denen ein Unternehmen zwar Kontrollmechanismen eingerichtet hat, diese jedoch bewusst sabotiert oder umgangen werden.

Für die Praxis bedeutet das vor allem: Interne Zuständigkeiten für Patentkorrespondenz müssen klar dokumentiert, Kommunikationswege nachvollziehbar und Fristen jedenfalls auf mehreren Ebenen sichtbar sein. Gleichzeitig zeigt der Fall, dass die Beschwerdekammern bereit sind, zwischen einem normalen Bürofehler und einer gezielten Irreführung zu unterscheiden. Wer Wiedereinsetzung beantragt, muss den Sachverhalt deshalb früh, vollständig und mit belastbaren Beweismitteln darlegen.

weiterführende Links

Feedback & Hörerfragen

Wenn Sie uns Feedback geben möchten oder falls Sie Fragen zu den vorgestellten Entscheidungen bzw. den diskutierten Rechtsgebieten haben, die wir vielleicht in einer Folge diskutieren können, schreiben Sie uns an [email protected]. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

In dieser zweiten Folge des IP Courses Podcasts zum Fall ONWARD Medical N.V. ./. Niche Biomedical, Inc. ist wieder Richter Thomas Adocker zu Gast bei Michael Stadler. Gemeinsam besprechen Sie, wie das Berufungsgericht des Einheitlichen Patentgerichts (UPC) in der zweitinstanzlichen Entscheidung den Fall aufgelöst hat und insbesondere, ob die erstinstanzlich vertretene Meinung, dass Hilfsanträge im Verfahren auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen grundsätzlich nicht zulässig sind.

Die Antragstellerin rügte in ihrer Berufung nicht nur die Nicht-Zulassung ihrer Hilfsanträge vor der ersten Instanz, sondern nahm auch Änderung an diesen Hilfsanträgen vor. Im Laufe des Verfahrens wurde dann einer der Hilfsanträge aus dem erstinstanzlichen Verfahren zum Hauptantrag des Berufungsverfahrens erklärt.

Der Court of Appeal stellte klar, dass auch im Verfahren zur Anordnung einstweiliger Maßnahmen eingereichte Hilfsanträge nicht von vornherein unzulässig sind. Die Zulässigkeit hängt vielmehr von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab, wobei der summarische Charakter des Verfahrens zu berücksichtigen ist. Auch das Einreichen von (neuen) Hilfsanträgen oder das Ändern der Reihenfolge der Anträge im Berufungsverfahren ist grundsätzlich möglich, jedoch liegt die Zulassung im Ermessen des Gerichts.

Inhaltlich setzte sich das Berufungsgericht jedoch nicht mit der Rechtsbeständigkeit des eingeschränkten Anspruchs auseinander, da in einem ersten Schritt sowohl die unmittelbare als auch die mittelbare Patentverletzung verneint wurden. Die unmittelbare Verletzung scheitert daran, dass nicht mit ausreichender Sicherheit nachgewiesen werden konnte, dass die ausgelieferten Produkte mehrere anspruchsgemäß geforderte vorprogrammierte Muster umfasste, die die im Anspruch definierten technischen Merkmale erfüllt hätten. Für die mittelbare Patentverletzung fehlt es an der subjektiven Tatbestandsvoraussetzung, da nicht mit ausreichender Sicherheit nachgewiesen werden konnte, dass die Anwender zur konkreten anspruchsgemäßen Programmierung des Geräts (insbesondere unter Berücksichtigung der zusätzlichen Merkmale, die im Hauptantrag des Berufungsverfahrens hinzugefügt wurden) angeleitet werden. Auch das deutsche Benutzerhandbuch gab keinen konkreten Hinweis auf eine derartige Programmierung.

Zwischen den beiden Streitparteien wurde jedoch in dieser Sache im Dezember 2025 ein Hauptsacheverfahren anhängig gemacht.

weiterführende Links

Feedback & Hörerfragen

Wenn Sie uns Feedback geben möchten oder falls Sie Fragen zu den vorgestellten Entscheidungen bzw. den diskutierten Rechtsgebieten haben, die wir vielleicht in einer Folge diskutieren können, schreiben Sie uns an [email protected]. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

In dieser Folge des IP Courses Podcasts ist Thomas Adocker zu Gast bei Michael Stadler. Gemeinsam besprechen Sie eine Entscheidung der Lokalkammer München des Einheitlichen Patentgerichts (UPC), die im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes ergangen ist. Thomas Adocker ist seit März 2026 rechtlich qualifizierter Richter am UPC und der Zentralkammer München zugeordnet. Kernfrage der gegenständlichen Entscheidung ist es, ob im Eilverfahren auch eine beschränkte Anspruchsfassung im Rahmen von Hilfsanträgen geltend gemacht werden können, auch wenn der Anspruch in seiner erteilten Fassung nicht rechtsbeständig ist.

Das gegenständliche Verfahren betrifft ein Streitpatent, das ein System zur Neuromodulierung, genauer zur transkutanen Rückenmarkstimulation, das einen programmierbaren Stimulator und ein Elektrodenpad umfasst, welches am Rücken oder an den Schultern der zu behandelnden Person anbringbar ist, betrifft. Das System kann durch gezielte Ansteuerung über Impulse das Nervensystem stimulieren.

Antragstellerin war die Patentinhaberin ONWARD Medical N.V., die gegen die Niche Biomedical, Inc. einen Antrag auf Erlassung einstweiliger Maßnahmen wegen unmittelbarer und mittelbarer Patentverletzung geltend gemacht hat. Beim Streitpatent handelt es sich um ein “klassisches” europäisches Patent, das nicht aus-optiert wurde und in Deutschland sowie in Frankreich aufrecht ist.

Im Rahmen des erstinstanzlichen Verfahrens wurde von der Antragsgegnerin die Nichtigkeit des Streitpatents eingewendet. Daraufhin reichte die Antragstellerin mehrere Hilfsanträge zur beschränkten Verteidigung vor. Die Lokalkammer München sah den ursprünglich erteilten Anspruch 1 gegenüber dem im Verfahren vorgebrachten Stand der Technik als nicht rechtsbeständig an und ließ die Hilfsanträge im Eilverfahren nicht zu. Da die Rechtsbeständigkeit verneint wurde, musste die Lokalkammer über die Verletzungsfrage nicht mehr entscheiden.

weiterführende Links

Feedback & Hörerfragen

Wenn Sie uns Feedback geben möchten oder falls Sie Fragen zu den vorgestellten Entscheidungen bzw. den diskutierten Rechtsgebieten haben, die wir vielleicht in einer Folge diskutieren können, schreiben Sie uns an [email protected]. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!