Der ip courses Podcast für europäisches Patentrecht

In dieser Folge besprechen Michael Stadler und Gerd Hübscher die Entscheidung T 1849/23 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts. Im Fokus steht, wie die Beschwerdekammer die G 1/24 im konkreten Fall anwendet und dadurch ein scheinbar klar formuliertes Anspruchsmerkmal anhand der Beschreibung breiter auslegt. Auch diskutiert wird die Zulassung eines Hilfsantrags, der ausschließlich auf den unabhängigen Verfahrensanspruch abzielte, in der dritten Konvergenzphase des Beschwerdeverfahrens.

Technisch geht es um die Erkennung und Beherrschung von Schlingerbewegungen (Fishtailing) eines Anhängers. Das Kernproblem liegt darin, gefährliche Oszillationen von „normalen“ lateralen Bewegungen zu unterscheiden, etwa bei Kurvenfahrt oder bewusstem Schlangenlinienfahren. Die erfindungsgemäße Lösung kombiniert Messgrößen wie Querbeschleunigung und eine Winkelgrößenänderung, um zwischen oszillatorischem Ereignis und nicht-gefährlicher seitlicher Auslenkung zu differenzieren und daraus Stabilitätsmaßnahmen (typischerweise Bremsen) abzuleiten.

Zentrales Merkmal ist, dass die Winkelgeschwindigkeit um den Anlenkpunkt gemessen wird (“angular rate sensor positioned and configured to measure the rate of angular trailer deflection about the hitch pivot”).

Zentral ist die Anspruchsauslegung dieses zentralen Merkmals für die Beurteilung der Neuheit. Die Beschwerdekammer sieht - im Unterschied zur Einspruchsabteilung - nach Anwendung der G 1/24 bei der Beurteilung der Neuheit unter Heranziehung der Beschreibung und Zeichnungen bei der Auslegung eine breitere Auslegung als richtig an. Daneben wird auch die Zulassung eines verspätet eingereichten Hilfsantrags gem Art. 13(2) VOBK relevant.

Das Patent wurde erteilt und im Einspruch erfolgreich verteidigt. Im Einspruchsverfahren wurde jedoch neuer Stand der Technik eingeführt, der eine Sensorik am Anhänger mit einer Schwellenwertlogik zur Erkennung von Oszillation offenbart (D4). Die Einspruchsabteilung bestätigte zunächst die Neuheit, insbesondere weil D4 aus ihrer Sicht die Messung „about the hitch pivot point“ nicht offenbart. Der Einsprechende legte Beschwerde ein. In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer wurde die Auslegung des zentralen Merkmals unter dem Eindruck von G 1/24 zum entscheidenden Punkt.

Die Kammer akzeptiert, dass bei einer isolierten, wörtlichen Auslegung des Anspruchsmerkmals die Messung „um den Anlenkpunkt“ eng verstanden werden könnte. Entscheidend ist jedoch, dass die Beschreibung als einzige konkrete Umsetzung im Wesentlichen einen Gyroskopsensor (Yaw-Rate-Sensor) offenbart, ohne eine Sensoranordnung zu zeigen, die unter allen Fahrzuständen zwingend die Winkeländerung „um den Anlenkpunkt“ im engen Sinn liefert. Aus dieser Diskrepanz leitet die Kammer eine Auslegung ab, wonach das Anspruchsmerkmal nicht verlangt, dass diese Messung jederzeit und in jeder Fahrsituation im engen Sinn erfüllt sein muss, sondern dass eine entsprechende Messung unter bestimmten Bedingungen (z. B. bei geradliniger Fahrt) zusammenfallen kann. Gemäß dieser breiteren Auslegung unter G 1/24 ist D4 tatsächlich neuheitsschädlich für Anspruch 1 des Hauptantrags.

Praktisch relevant ist zudem der Umgang mit einem späten Antrag: Ein Hilfsantrag, der sich alleine auf den erteilten unabhängigen Verfahrensanspruch 15 stützt, wurde trotz Verspätung, sprich der Einreichung nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren unter Art 13 (2) VOBK zugelassen, weil besondere Umstände vorlagen und der Anspruch in der Sache bereits ausreichend im Verfahren behandelt worden war. Dieser Hilfsantrag wurde auch als gewährbar angesehen.

Die Kammer hob die Entscheidung der Einspruchsabteilung auf und verwies zur Aufrechterhaltung in geänderter Form (nur Verfahrensanspruch) und zur Anpassung der Beschreibung zurück.

Diese Entscheidung zeigt, dass die G 1/24 auch praktische Auswirkungen hat: Ein eigentlich klar definiertes Merkmal im Anspruch kann im Lichte der Beschreibung breiter ausgelegt werden. Entsprechend sollte auch beim Ausarbeiten der Beschreibung immer berücksichtigt werden, dass diese einen entscheidenden Einfluss auf die Anspruchsauslegung haben kann.

Es gibt tatsächlich Fälle, in denen auch verspätet eingereichte Hilfsanträge selbst in der dritten Konvergenzphase zugelassen werden. Da jedoch besondere Umstände für die Zulassung unter Art 13 (2) VOBK vorliegen müssen, sollte man sich keinesfalls darauf verlassen.

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In dieser Folge ist Patentanwalt Tobias Fox zu Gast bei Michael Stadler und bespricht die Entscheidung T 1550/23. Ein Hauptaspekt der Entscheidung beschäftigt sich mit dem unscheinbaren Wort „neben“. Die Beschwerdekammerentscheidung zeigt, wie das Schöpfen einer scheinbar harmlosen räumlichen Relation aus der Beschreibung zu einer unzulässigen Zwischenverallgemeinerung führen kann. Zugleich illustriert der Fall eine seltene Konstellation, in der eigener Stand der Technik aus einer parallelen nationalen Anmeldung durch eine nicht wirksam beanspruchte Priorität tödlich für ein europäisches Patent sein kann.

Gegenstand ist eine Türanordnung mit verdeckt verbautem Türband (Scharnier), bei der der Türflügel in der Schließstellung optisch möglichst bündig mit der Türlaibung abschließt. Im Anspruch spielen dabei insbesondere eine in der Laibung versenkte Bandanordnung, eine Ausnehmung im Spiegelabschnitt, eine Blende zur Abdeckung der Ausnehmung sowie (in Hilfsanträgen) ein zusätzlicher Abdeckbügel zur teilweisen Füllung/Abdeckung verbleibender Öffnungen eine Rolle.

Im Verfahren verdichten sich die Streitpunkte auf drei Kernthemen:

Das Streitpatent wurde nach Einschränkungen im Prüfungsverfahren erteilt und anschließend von einem Wettbewerber angegriffen. Zentrale Diskussion im Einspruchsverfahren war die Frage der Priorität: Weil die Priorität nicht wirksam griff, wurde die deutsche Vorveröffentlichung D3 (aus eigenem Hause) als Stand der Technik relevant.

Nachdem die Einspruchsabteilung den Hilfsantrag 2 für gewährbar erachtete, gingen beide Parteien in die Beschwerde. Im Beschwerdeverfahren nahm die Patentinhaberin ihre Beschwerde zurück und beschränkte sich auf die Verteidigung der aufrecht erhaltenen Fassung. Die Beschwerdekammer gelangte zur Überzeugung, dass die aufrecht erhaltene Fassung unzulässig zwischenverallgemeinert war und dass keiner der anhängigen Hilfsanträge den Erfordernissen des EPÜ genügte.

Die Kammer arbeitet heraus, dass das Merkmal, der Türflügel befinde sich „neben der Türzarge“, in der konkreten Anspruchsfassung mehrere geometrische Varianten umfasst, darunter auch Konstellationen mit Spalt oder Versatz. Gerade diese breite Anspruchsauslegung führt dazu, dass die Formulierung „neben“ über die Ursprungsoffenbarung hinausgeht, wenn die Beschreibung nur ein engeres Konzept stützt (Artikel 123(2) EPÜ).

Parallel dazu ist die Priorität entscheidend: Da Prioritäts- und Streitpatent nicht „dieselbe Erfindung“ betreffen, gilt die Priorität nicht wirksam. Damit wird D3 zum Stand der Technik und bildet den Ausgangspunkt für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit.

Wenn ein Merkmal aus der Beschreibung geschöpft und in Anspruchsmerkmale überführt wird, besteht immer die Gefahr einer unzulässigen Zwischenverallgemeinerung.

Ebenso klar ist die strategische Lehre aus dem Prioritätsteil: Parallel- und Folgeanmeldungen mit Änderungen gegenüber der Prioritätsanmeldung können dazu führen, dass eigener zwischenveröffentlichter Stand der Technik plötzlich als Stand der Technik gemäß Artikel 54(2) EPÜ gegen das eigene Schutzrecht eingesetzt wird, wenn die Priorität nicht hält, etwa weil die für die Patentierbarkeit relevanten Merkmale erst in der Folgeanmeldung hinzugefügt wurden.

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In dieser Folge besprechen Fabian Haiböck und Lukas Fleischer die Entscheidung T 2314/22 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts. Inhaltlich geht es um ein Hörgerät mit RF-Antenne und die Frage, wie weit Anspruchsmerkmale aus konkreten Ausführungsbeispielen verallgemeinert werden dürfen. Die Kernproblematik im Einspruchsverfahren ist die Zwischenverallgemeinerung, verfahrensrechtlich wird die Verspätung im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren relevant, wobei sich insbesondere die Frage stellt, wann eine Nichtzulassung eines Hilfsantrags während der mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren das rechtliche Gehör der Patentinhaberin verletzt..

Ausgangspunkt ist eine RF-Antenne (Radiofrequenz-Antenne), die in einem Hörgerät eingesetzt wird. Die beanspruchte Lösung betrifft insbesondere die Integration der RF-Antenne zusammen mit weiteren elektrischen Komponenten in einem gemeinsamen Gehäuse, ohne störende Interferenzen. Im Anspruch spielen unter anderem die Anordnung von Antennenelement und Leitungen in/auf einem Substrat sowie die Einbindung in eine Signalverarbeitungseinheit eine zentrale Rolle.

Zentrale Rechtsfrage im Einspruchsverfahren war die Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung in Form von Zwischenverallgemeinerungen und das Verspätungsregime im Einspruchsverfahren. Im Beschwerdeverfahren stehen zusätzlich die Zulässigkeit von Anträgen nach Nichtzulassung in erster Instanz sowie die Behandlung später Änderungen, insbesondere in Hinblick auf die Wahrung des rechtlichen Gehörs vor der Einspruchsabteilung.

Ausgangspunkt der Anmeldung war ursprünglich eine RF-Antenne (Radiofrequenzantenne), die in einem Hörgerät eingesetzt werden soll. Im Laufe des Prüfungsverfahrens wurde der Anspruch jedoch erheblich umgestellt: Statt einer Antenne „als solcher“ wurde schließlich ein Hörgerät (Hearing Aid) mit einer bestimmten Anordnung mehrerer Komponenten beansprucht, wobei etliche Merkmale aus der Beschreibung und den Figuren geschöpft wurden.

Während des Einspruchsverfahrens kam es zu einem Vertreterwechsel auf Seiten der Patentinhaberin. Dies war ursächlich dafür, dass die Patentinhaberin erst sechs Tage vor der mündlichen Verhandlung einen neuen Hauptantrag und neue Hilfsanträge einreichte, also nach Ablauf der Frist gemäß Regel 116 EPÜ. Im Rahmen der mündlichen Verhandlung wurden dann - nach der Auffassung der Patentinhaberin neue - Einwände hinsichtlich der unzulässigen Zwischenverallgemeinerung diskutiert, die den einzigen zugelassenen neuen Hilfsantrag betrafen.

Am Ende der mündlichen Verhandlung wollte die Patentinhaberin weitere Hilfsanträge einreichen, um auf die diskutierten Einwände zu reagieren. Die Einspruchsabteilung lehnte dies ab – mit dem Hinweis, man habe bereits zahlreiche Anträge diskutiert, obwohl sich die Patentinhaberin in ihrem rechtlichen Gehör verletzt fühlte.

Im Kern scheiterte die Patentinhaberin an zwei unzulässigen Zwischenverallgemeinerungen, die in keinem zulässigen Hilfsantrag vollständig ausgeräumt werden konnten:

In Merkmal [A1.2] wurde ein allgemeiner elektronischer Schaltkreis beansprucht, offenbart war jedoch nur eine konkrete Verstärkerschaltung. Die Einspruchsabteilung und die Beschwerdekammer sahen darin eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung, da ein spezifisches Ausführungsbeispiel ohne die zugehörigen technischen Zusammenhänge verallgemeinert worden war.

Ein weiteres Merkmal (Merkmal [A2]) betraf die Anordnung von Antennenelement und Leitungen „auf oder an einem Substrat“. In der ursprünglichen Offenbarung war jedoch eine sehr konkrete Konfiguration beschrieben: das Substrat war zwischen zwei Antennenlagen gesandwiched und die Leitungen wurden durch Löcher im Substrat geführt.

Prozessual bemerkenswert ist, dass die Kammer eine fehlerhafte Ermessensausübung der Einspruchsabteilung bei der Nichtzulassung der Hilfsanträge während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung bejahte und daraus die Zulassung entsprechender Anträge im Beschwerdeverfahren ableitete. Materiell half das jedoch nicht: Auch die im Beschwerdeverfahren neu zugelassenen Hilfsanträge räumten die Probleme der unzulässigen Zwischenverallgemeinerung, insbesondere in Hinblick auf Merkmal [A2] nicht vollständig aus. Da im Beschwerdeverfahren verspätet eingereichte Hilfsanträge nach dem Verspätungsregime der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern nicht mehr zugelassen wurden, wurde das Streitpatent widerrufen.

Zwischenverallgemeinerungen stellen ein großes Risiko bei Anspruchsänderungen dar, wobei das Herauslösen einzelner Merkmale aus konkreten Ausführungsformen besonders gefährlich ist. Hilfsanträge sollten auch im erstinstanzlichen Verfahren rechtzeitig eingereicht werden, jedoch müssen auch die Einspruchsabteilungen ihr Ermessen bei der Nichtzulassung verspätet eingereichter Hilfsanträge sorgfältig ausüben, damit es nicht zu einer Verletzung des rechtlichen Gehörs kommt, insbesondere wenn neue Argumente erstmals in der mündlichen Verhandlung diskutiert werden. Im Beschwerdeverfahren bleibt die Hürde für verspätetes Vorbringen jedoch aufgrund der Verfahrensordnung deutlich höher.

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In dieser Folge sprechen Lukas Fleischer und Michael Stadler über die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 2/24. Im Mittelpunkt steht die Frage, welche Rolle ein Beitretender spielt, der erst im Beschwerdeverfahren wirksam beitritt – und was passiert, wenn der einzige Beschwerdeführer seine Beschwerde zurücknimmt.

Diese Frage wurde im Wesentlichen bereits in der G 3/04 entschieden, die durch die gegenständliche Entscheidung bestätigt wird: Das Beschwerdeverfahren kann nicht mit einem während des Beschwerdeverfahrens beigetretenen Dritten fortgesetzt werden, wenn das Beschwerdeverfahren vom Beschwerdeführer beendet wurde.

Leitsatz G 2/24

Nach Rücknahme aller Beschwerden kann das Beschwerdeverfahren nicht mit einem Dritten fortgesetzt werden, der gemäß Artikel 105 EPÜ in das Beschwerdeverfahren eingetreten ist.

Der beigetretene Dritte erlangt keinen Beschwerdeführerstatus, der dem Status einer beschwerdeberechtigten Person im Sinne von Artikel 107 Satz 1 EPÜ entspricht.

Rückblick – Ausgangsfall

Ein Dritter, der als vermeintlicher Patentverletzer von der Patentinhaberin abgemahnt wurde, versuchte zweimal, dem Einspruchsverfahren nach Art. 105 EPÜ beizutreten – beide Versuche scheiterten zunächst.

Vorlagefrage

Die Technische Beschwerdekammer legte der Großen Beschwerdekammer, verkürzt wiedergegeben, im Wesentlichen die folgende Frage:

Kann ein Beschwerdeverfahren nach Rücknahme der einzigen Beschwerde mit einem während des Beschwerdeverfahrens beigetretenen Dritten fortgesetzt werden?

Antwort der Großen Beschwerdekammer G 2/24

Die Große Beschwerdekammer erteilt einer „Selbstständigkeit“ des Beitritts im Beschwerdeverfahren eine klare Absage:

Bei Rücknahme der einzigen Beschwerde, ist das Beschwerdeverfahren grundsätzlich beendet. Ein während des Beschwerdeverfahrens beigetretener Dritter kann das Verfahren nicht eigenständig fortsetzen. Der Beitritt verschafft zwar eine starke verfahrensrechtliche Stellung (inkl. der Möglichkeit, neue Einspruchsgründe einzuführen), macht den Beitretenden aber nicht zum Beschwerdeführer iSd Art 107 EPÜ - es fehlt in anderen Worten die formelle Beschwer, da der Beitrende nicht am erstinstanzlichen Verfahren beteiligt war.

Damit bestätigt die G 2/24 im Wesentlichen die frühere Entscheidung G 3/04 in der dieser Grundsatz bereits aufgestellt wurde, auch wenn die vorlegende Kammer wohl eine Abkehr der bisherigen Entscheidungspraxis begrüßt hätte.

Verfahrensausgang

Mit der Rücknahme der einzigen Beschwerde war das Beschwerdeverfahren beendet. Der Beitretende konnte daran nichts ändern – trotz zulässigen Beitritts und trotz materiellen Interesses am Widerruf des Patents.

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In dieser Folge sprechen Lukas Fleischer und Michael Stadler über die Entscheidung T 1286/23 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus der in weiterer Folge die Vorlage zur Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 2/24 entsprungen ist. Der Fall betrifft in technischer Hinsicht ein Gesichtsreinigungsgerät. Viel spannender sind jedoch die rechtlichen Aspekte, die den Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers zum Einspruchsverfahren gem Art 105 EPÜ betreffen, insbesondere, wann eine negative Feststellungsklage als "erhoben" gilt.

Die Erfindung

Die Erfindung betrifft einen elektrischen Haut- und Gesichtsreiniger, mit der die Haut gereinigt, gepeelt und auch massiert werden kann. Beansprucht ist im Wesentlichen eine Silikon-Außenfläche mit zwei unterschiedlichen Seiten. Auf der ersten Seite sind feine und dicke Noppen zur Hautreinigung und auf der

Timeline der Ereignisse

Der Beitritt und die Frage, wann eine Klage im Sinne des Art 105 EPÜ als erhoben gilt?

Der Beitritt eines vermeintlichen Verletzers ist in Art 105 EPÜ und R 89 EPÜ geregelt, wobei der Beitritt entweder erklärt werden kann, wenn eine Verletzungsklage gegen den vermeintlichen Verletzer erhoben wurde (Art 105 (1) lit a) EPÜ) oder, wenn der vermeintliche Verletzer nach einer Abmahnung eine negative Feststellungsklage erhoben hat. Die Frist für den Beitritt beträgt drei Monate ab dem Zeitpunkt, an dem die Klage erhoben wurde.

Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern (T 1138/11 und T 694/01) orientiert sich hier stark am deutschen Zivilprozessrecht, gemäß dem eine Klage erst mit der Zustellung der Klageschrift als erhoben gilt. Da die negative Feststellungsklage zum Zeitpunkt des zweiten Beitritts (bzw. sogar bis zum Abschluss des Einspruchsverfahrens) nicht "erhoben" wurde, wurde der zweite Beitritt von der Einspruchsabteilung als unzulässig befunden.

Die Podcaster diskutieren intensiv, ob nicht eine EPÜ immanente Auslegung dem Rückgriff auf das nationale Recht vorzuziehen wäre und ob es nicht sinnvoller wäre, im Falle des Art 105 (1) lit b) EPÜ auf die Einreichung der Klage (Gerichtsanhängigkeit oder Gerichtshängigkeit) abzustellen, da die Zustellung durch das Gericht außerhalb der Einflusssphäre des Beitrittswilligen liegt. Da die Beitretende selbst keine Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Unzulässigkeit des zweiten Beitritts eingelegt hatte, wurde diese Thematik im Verfahren jedoch nicht erörtert.

Beitritt zum Beschwerdeverfahren - Kritik an G 3/04

Nachdem der dritte Beitritt zum Beschwerdeverfahren zulässig war, kam es zu einer Rücknahme der Beschwerde durch die Einsprechende und alleinige Beschwerdeführerin. Aufgrund der G 3/04, die klargestellt hatte, dass ein im Beschwerdeverfahren Beigetretener nicht die Stellung eines Beschwerdeführers, sondern nur die eines Verfahrensbeteiligten hat (wie eine Verfahrenspartei des erstinstanzlichen Verfahrens, die durch die Entscheidung beschwert gewesen wäre, jedoch selbst keine Beschwerde eingelegt hat), wäre das Verfahren von der Beschwerdekammer eigentlich zu beenden gewesen.

Die Beschwerdekammer war jedoch sowohl mit der Ratio der G 3/04 als augenscheinlich auch mit dem Ausgangs des Verfahrens nicht zufrieden und entschied sich, die Große Beschwerdekammer nochmals mit dieser Situation zu befassen und zu begründen, weshalb G 3/04 nach Auffassung der vorlegenden Beschwerdekammer korrekturbedürftig ist.

Vorlagefrage

After withdrawal of all appeals, may the proceedings be continued with a third party who intervened during the appeal proceedings? In particular, may the third party acquire an appellant status corresponding to the status of a person entitled to appeal within the meaning of Article 107, first sentence, EPC?

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In dieser Folge sprechen Lukas Fleischer und Gerd Hübscher über die Entscheidung T 1193/23 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patenamts. Gegenstand des Verfahrens ist eine Rotorspinnmaschine zur Herstellung von Garnen, wobei insbesondere die Zuerkennung von implizit offenbarten Merkmalen im Stand der Technik und die Sichtweise der Beschwerdekammer auf die Bedeutung von auf KI, also auf Large Language Models (ChatGPT), gestützte Argumente relevant werden.

Die Erfindung und die dieser zugrunde liegenden Problemstellungen

Rotorspinnmaschinen arbeiten mit hunderten Spinnstellen und Rotordrehzahlen, die im High-End-Bereich bis in Größenordnungen von hunderttausenden Umdrehungen pro Minute reichen. Solche Systeme sind technisch nur beherrschbar, wenn Rotor, Magnetlagerung und Gehäusebedingungen (z. B. Unterdruck im Gehäuse) genau aufeinander eingestellt sein.

Der Kern des Streitpatents liegt in einem Verfahren zum sicheren Starten und Stoppen eines Rotors einer solchen Rotorspinnmaschine. Dazu muss – vereinfacht – Folgendes passieren:

Einspruchsverfahren: Auslegung

Der zentrale Konflikt drehte sich darum, ob der Anspruch tatsächlich einen qualitativ anderen Sicherheitsmechanismus fordert – oder ob das im Stand der Technik ohnehin implizit enthalten ist.

In der D3 wurde ein Verfahren zur kontinuierlichen Überwachung und gegebenenfalls Notabschaltung für einen magnetgelagerten Rotor beschrieben, ohne Hinweis auf eine Spinnmaschine. Während auf der Hand liegt, dass damit das Stoppen des Rotors offenbart ist, stellte sich die Frage wie es sich mit dem Starten verhält.

Die Patentinhaberin versuchte, über die Wortwahl eine Trennlinie zu ziehen:

Verfahrensverlauf: Aufrechterhaltung im Einspruch – Widerruf in der Beschwerde

Im Einspruchsverfahren folgte die Einspruchsabteilung in vielen Punkten der Argumentation der Patentinhaberin und das Patent wurde in beschränkter Fassung (auf Basis eines Hilfsantrags) aufrechterhalten. Die Einspruchsabteilung sah also zentrale Merkmale – insbesondere die beiden Alternativen „Datenverbindung prüfen“ oder „Lagerregelung prüfen“ – in der D3 nicht unmittelbar und eindeutig offenbart.

In der Beschwerde nahm die Kammer jedoch eine andere Sichtweise in Hinblick auf die implizite Offenbarung der relevanten Merkmale ein:

Für eine Maschine mit diesem Risikoprofil ist es fachlich naheliegend, dass die Überwachung/Regelung auch Prüfhandlungen umfasst, die auch einmalig ausgeführt werden, da der Anspruch diese Möglichkeit offen lässt. Es scheint klar zu sein, dass jedenfalls auch beim Inbetriebnehmen die Datenverbindung bzw. die Lagerung überprüft werden, etwa durch einen Servicetechniker, bevor man eine derartige Anlage überhaupt startet.

In Summe wurden damit alle Merkmale als (zumindest) implizit durch den Stand der Technik offenbart angesehen. Ergebnis: Widerruf des Patents, da auch keiner der Hilfsanträge als rechtsbeständig angesehen wurde.

KI im Verfahren: ChatGPT als „Nachweis“ für Anspruchsauslegung?

Ein besonderes Detail der Entscheidung: In der mündlichen Verhandlung wurde von der Patentinhaberin versucht, über ein Large Language Model (ChatGPT) eine sprachliche Differenzierung („prüfen“ vs. „überwachen“, „Lagerregelung“ etc.) zu stützen.

Die Kammer ordnete diesen Versuch deutlich ein: Antworten eines Sprachmodells seien nicht geeignet, um das Verständnis der Fachperson zum Prioritäts-/Anmeldetag zu belegen – unter anderem wegen

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In dieser Episode sprechen Gerd Hübscher und Fabian Haiböck über die Entscheidung T 123/23 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patenamts. Gegenstand des Verfahrens ist ein In-Vivo-Glukosemesssystem, also ein Blutzuckermessgerät in Form eines Patch-Sensors am Oberarm, die Frage der Ausführbarkeit in Zusammenhang mit dem Schutz sensibler Daten und die Frage, wie späte Anspruchsänderungen prozessual behandelt werden.

Die Erfindung

Technisch geht es um die Absicherung sensibler Gesundheitsdaten: Sensordaten sollen nur dann von einem Lesegerät (inkl. Smartphone) ausgelesen werden dürfen, wenn zuvor eine Authentifizierung zwischen Sensor und Lesegerät stattgefunden hat. Der Clou der Erfindung liegt weniger in der Verwendung eines asymmetrischen Schlüsselprinzips an sich, sondern in der Schlüssel-Verteilung: Der „private“ Schlüssel wird etwa als Barcode/optisches Zeichen im Zusammenhang mit der Produktverpackung bereitgestellt und erst nach erfolgreichem Abgleich wird das Auslesen ermöglicht.

Prüfungsverfahren und Stand der Technik

Im Prüfungsverfahren wurden insbesondere zwei Dokumente für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit herangezogen:

Der Prüfer kombinierte diese Lehren und stellte die erfinderische Tätigkeit in Frage. Erst im Laufe des Prüfungsverfahrens wurde die Anspruchsformulierung so geändert, dass die Verteilung des privaten Schlüssels (Barcode/optisches Zeichen) in den Mittelpunkt rückt.

Einspruchsverfahren

Das anschließende Einspruchsverfahren eskalierte in Umfang und Komplexität (zahlreiche Entgegenhaltungen, sehr viele Hilfsanträge, umfassende vorläufige Meinung). Materiell stand insbesondere Art. 83 EPÜ (Ausführbarkeit) im Zentrum:

Die Einsprechenden argumentierten, dass ein „private key“ auf einer Verpackung Sicherheitslücken öffne; eine Fachperson würde ein solches Setup nicht ohne Weiteres implementieren. Wenn der Anspruch keine konkreten technischen Details zur Authentifizierung bzw. zum Sicherheitsniveau enthält, fehle es an ausreichender Offenbarung, um die Erfindung zuverlässig auszuführen.

Zusätzlich wurde Art 123 (2) EPÜ diskutiert – aber nur im Zusammenhang mit dem weiteren unabhängigen Anspruch 8.

Die Einspruchsabteilung folgte den Argumenten der Einsprechenden, was den Widerruf des Streitpatents zur Folge hatte.

Beschwerdeverfahren

In der Beschwerde deutete die Kammer in der vorläufigen Meinung an, dass sie die strenge Sicht der Einspruchsabteilung in Hinblick auf die Ausführbarkeit nicht teilt. Zugleich zeichnete sich ab, dass die Sache wegen offener Punkte wohl in die erste Instanz zurückverwiesen werden würde.

In der mündlichen Verhandlung kam jedoch die überraschende Wendung: Ein Einwand der Offenbarungsüberschreitung (Art 123 (2) EPÜ) wurde in Zusammenhang mit Anspruch 1 diskutiert – konkret richtete sich dieser gegen die im Prüfungsverfahren eingeführte Alternative („Barcode oder anderes optisches Zeichen“ wird eingescant). Das Problem: Die zweite Alternative ("anderes optisches Zeichen") sei nicht unmittelbar und eindeutig aus der ursprünglichen Offenbarung ableitbar.

Die Patentinhaberin versuchte, noch in der mündlichen Verhandlung durch Streichung/Änderung zu reagieren. Genau hier schlug Art 13 (2) VOBK zu: Späte Änderungen nach Ladung werden grundsätzlich nicht berücksichtigt, es sei denn, es liegen außergewöhnliche Umstände vor. Die Kammer sah diese nicht – insbesondere, weil der Einwand bereits im Einspruchsschriftsatz thematisiert worden war, auch wenn er in der Einspruchsentscheidung nicht diskutiert wurde. Da die Patentinhaber also bereits früher mit entsprechenden Hilfsanträgen reagieren hätte können (eigentlich müssen), wurde selbst die Streichung der strittigen Alternative während der mündlichen Verhandlung nicht zugelassen. Ergebnis: der während der mündlichen Verhandlung eingereichte Hilfsantrag nicht zugelassen, es wurde nicht zurückverwiesen, sondern das Patent wurde widerrufen.

Zusammenfassung

Offenbarungsüberschreitungen werden beim EPA, insbesondere vor den Beschwerdekammern, notorisch streng beurteilt. Jede Änderung während des Verfahrens, insbesondere wenn aus der Beschreibung geschöpft wird, hat das Potential, das Patent zu Fall zu bringen.

Die vorläufige Meinung der Beschwerdekammer ist tatsächlich nur vorläufig, da die endgültige Entscheidung erst im Rahmen der mündlichen Verhandlung getroffen wird. Die Abkehr von der vorläufigen Meinung kann nur dann als außerordentlicher Verfahrensumstand die Einreichung von Hilfsanträgen in der letzten Konvergenzphase (also im Anwendungsgebiet von Art 13 (2) VOBK) rechtfertigen, wenn die Gründe, die zur Änderung der Meinung der Beschwerdekammer geführt haben, nicht bereits zu einem früheren Zeitpunkt im Verfahren vorgebracht wurden bzw. bekannt waren.

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In dieser Folge diskutieren Gerd Hübscher, Fabian Haiböck, Michael Stadler und Lukas Fleischer zum Jahresausklang keine Entscheidung einer Beschwerdekammer, sondern ein konkretes Prüfungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt. Passend zur Silvesterzeit wird das Prüfungsverfahren einer Patentanmeldung diskutiert, die sich mit Feuerwerkskörpern beschäftigt, genauer mit einer Aufnahme für Feuerwerkskörper, die eine kontrollierte Darstellung von Figuren ermöglicht.

Erfindung

Die zugrundeliegende Patentanmeldung (EP 3 128 285 A1) betrifft eine Feuerwerkskörperaufnahmevorrichtung. Aus dem Stand der Technik ist bekannt, dass Leuchtkörper innerhalb einer Rakete so angeordnet werden können, dass sie bei der Explosion am Himmel bestimmte Motive – etwa Herzen oder Symbole – darstellen. Aufgrund der unkontrollierten Rotation der Rakete während des Flugs kommt es jedoch häufig zu Verzerrungen oder falscher Ausrichtung der dargestellten Figur.

Die Erfindung setzt hier an und schlägt eine Feuerwerkskörperaufnahmevorrichtung vor, die mit einem Sensor zur Bestimmung des Erdmagnetfelds sowie einer gesteuerten Zündeinrichtung ausgestattet ist. Dadurch soll der Zündzeitpunkt so gewählt werden, dass der Feuerwerkskörper nur bei einer geeigneten Ausrichtung explodiert, um das gewünschte Motiv korrekt am Himmel darzustellen.

Prüfungsverfahren

Im Mittelpunkt der Diskussion steht das Prüfungsverfahren und insbesondere die Klarheit der Ansprüche. Die Prüfungsabteilung beanstandete, dass aus Anspruch und Beschreibung nicht eindeutig hervorgehe, ob die Aufnahmevorrichtung selbst mit abgeschossen wird oder am Boden verbleibt. Weitere Klarheitseinwände betrafen den häufigen Gebrauch des Begriffs „vorzugsweise“ sowie uneinheitliche Begrifflichkeiten für dasselbe Bauteil (Stab vs. Leitstab).

Neben den Klarheitseinwänden wurde auch mangelnde erfinderische Tätigkeit von der Prüfungsabteilung geltend gemacht.

Erwiderung und Erteilung

Die Erwiderung des Vertreters fiel prägnant und knapp aus. Zentrale Punkte wurden lediglich klargestellt, ohne umfangreiche Argumentation oder den (eigentlich obligatorischen) Aufgabe-Lösungs-Ansatz. Insbesondere wurde der Prüfungsabteilung mitgeteilt, dass die Aufnahmevorrichtung mit abgeschossen wird, und dass es sich bei Stab und Leitstab um dasselbe Merkmal handelt. Diese Klarstellungen wurden teilweise akzeptiert, auch wenn sie nicht vollständig in die Anspruchsfassung übernommen wurden.

Nach Bereinigung einzelner Klarheitseinwände, nämlich der inkonsistenten Verwendung der Begriffe innerhalb des Anspruchssatzes, erteilte die Prüfungsabteilung das Patent, ohne dass im Verfahren ein Aufgabe-Lösungs-Ansatz durchexerziert wurde - weder vom Anmelder, noch von der Prüfungsabteilung.

Das ip courses Podcast Team wünscht einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr!

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In dieser Folge diskutieren Lukas Fleischer, Michael Stadler, Gerd Hübscher und Fabian Haiböck die Entscheidung T 301/94 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus den 1990er-Jahren. Passend zur Weihnachtszeit befasst sich die Entscheidung mit einem festlichen technischen Gegenstand: dem Glas von Champagnerflaschen. Im Zentrum steht die Frage der offenkundigen Vorbenutzung und die Anforderungen an deren Nachweis, insbesondere bei chemischen Zusammensetzungen von bereits vor dem Prioritätstag ausgelieferten Produkten.

Die Entscheidung behandelt grundlegende Aspekte des Einspruchsverfahrens, darunter den Beweismaßstab bei Vorbenutzung, die Rolle externer Beweismittel sowie die rechtliche Einordnung sogenannter „versteckter Merkmale“.

Erfindung

Die Erfindung betrifft ein spezielles Flaschenglas, vorgesehen für Champagner- bzw. allgemeiner für Schaumweinflaschen. Das Glas weist eine definierte chemische Zusammensetzung auf, die optische Eigenschaften bedingen: Das Glas lässt Licht im grünen Wellenlängenbereich durch und absorbiert gleichzeitig mehr als 95 % des ultravioletten Lichts bei einer Glasdicke von etwa fünf Millimetern.

Ziel ist der Schutz des Flascheninhalts vor UV-Strahlung, da diese die Qualität des Champagners beeinträchtigen kann. Die beanspruchte Zusammensetzung umfasst unter anderem Siliziumdioxid sowie definierte (sehr geringe) Mengen an Sulfiden.

Einspruchsverfahren

Das Patent wurde angegriffen, wobei sich der Einspruch im Wesentlichen auf eine behauptete offenkundige Vorbenutzung stützte. Der Einsprechende, ein französischer Glashersteller, machte geltend, bereits vor dem Prioritätstag eine große Anzahl von Flaschen mit identischer Zusammensetzung an einen Winzer geliefert zu haben, der diese Glasflaschen nachfolgend mit Champagner befüllte.

Der Patentinhaber bestritt einerseits die Zulässigkeit des Einspruchs und machte andererseits geltend, dass die offenkundige Vorbenutzung nicht ausreichend nachgewiesen worden war, insbesondere rügte er die verspätete Vorlage von Beweismitteln.

offenkundige Vorbenutzung und „versteckte Merkmale“

Zentrale Frage war, ob die Lieferung der Flaschen an einen einzelnen Winzer eine offenkundige Vorbenutzung darstellt und ob sämtliche Merkmale – einschließlich der chemischen Zusammensetzung des Glases der gelieferten Flaschen – dadurch zum Stand der Technik wurden. Die Beschwerdekammer bestätigte die Entscheidung der Einspruchsabteilung, dass die vorbehaltlose Übergabe an ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit ausreicht, sofern keine Geheimhaltungsvereinbarung besteht.

Der Einsprechende konnte eine geschlossene Beweiskette vorlegen, bestehend aus Bestellungen, Lieferscheinen, Rechnungen sowie eidesstattlichen Erklärungen /"Ehrenerklärungen") des belieferten Winzers. Zudem wurden eingelagerte Flaschen sichergestellt und unabhängig analysiert. Die Untersuchungen bestätigten, dass die Flaschen aus einem die beanspruchte Zusammensetzung aufwiesen.

Das Argument des Patentinhabers, es handle sich um „versteckte Merkmale“, die ein Fachmann nicht analysiert hätte, ließ die Kammer nicht gelten. Maßgeblich sei allein, dass die Merkmale objektiv vorhanden und der Gegenstand öffentlich zugänglich gewesen sei.

Ergebnis

Die Beschwerdekammer bestätigte die offenkundige Vorbenutzung und damit den Widerruf des Streitpatents. Weiters wies sie einen Antrag auf Vorlage an die Große Beschwerdekammer zurück, da die aufgeworfenen Rechtsfragen bereits geklärt waren.

Zusammenfassung

Die Entscheidung T 301/94 stellt ein anschauliches Beispiel aus der Praxis dar, das zeigt, dass an den Nachweis einer offenkundigen Vorbenutzung zwar hohe Anforderungen gestellt werden, bei sorgfältiger Beweisführung ein solcher Angriff jedoch durchaus erfolgreich sein kann.

Das ip courses Podcast Team wünscht frohe Weihnachten und ein besinnliches Fest!

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In dieser Folge widmen sich Michael Stadler und Lukas Fleischer einer Hörerfrage zur unentrinnbaren Falle nach G 1/93. Die Frage knüpft unmittelbar an die bisherigen Podcastfolgen zur Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer (Folge 13 und Folge 14 der zweiten Staffel) sowie an die zuletzt besprochene Entscheidung zum Staubsaugerfilterbeutel (Folge 12 der dritten Staffel) an.

Hörerfrage

Ein nicht ursprünglich offenbartes Merkmal X befindet sich im erteilten unabhängigen Anspruch. Im Einspruch wird dies als Verstoß gegen Art 123(2) EPÜ geltend gemacht. Daraus ergibt sich grundsätzlich die unentrinnbare Falle – außer in den Ausnahmefällen der G 1/93.

Kann man Merkmal X streichen und stattdessen neue, einschränkende Merkmale Y und Z einfügen, die zwar keinen Bezug zu X haben, den Schutzbereich aber stärker begrenzen?

Antwort der Podcaster

Der Schutzbereich lässt sich nicht quantitativ messen, sondern nur über Ober-/Untermengenrelationen vergleichen. Entscheidend ist, ob ein Gegenstand, der vor der Änderung nicht unter den Anspruch fiel, nach der Änderung unter den Anspruch fällt (Art 123 (3) EPÜ).

Y und Z können den Anspruch stärker einschränken, trotzdem bleibt die Streichung von X unzulässig, wenn Y/Z nicht zwingend X implizieren. Die Verkehrsschutzinteressen des Art 123 (3) EPÜ sprechen klar dagegen, den Schutzbereich "seitlich" zu verschieben. Damit liegt weiterhin eine unentrinnbare Falle vor.

Zusatzfrage: Unentrinnbare Falle bei abhängigen Ansprüchen?

Grundsätzlich gibt es die unentrinnbare Falle bei abhängigen Ansprüchen nicht. Ein abhängiger Anspruch, der ein nicht offenbartes Merkmal enthält, kann immer gestrichen werden. Der unabhängige Anspruch definiert den maximal zulässigen Schutzbereich im Einspruch. Selbst wenn der abhängige Anspruch eine unzulässige Erweiterung enthält, zieht er den Rest des Anspruchssatzes nicht mit.

Praktisch wichtig: Das streitige Merkmal sollte frühzeitig, spätestens im Hilfsantrag, entfernt werden, um Verspätungsdiskussionen zu vermeiden.

Die unentrinnbare Falle greift selbst dann, wenn alternative Merkmale den Anspruch "stärker" einschränken würden. Entscheidend bleibt allein das Verbot der Schutzbereichserweiterung nach Art 123 (3) EPÜ. Bei abhängigen Ansprüchen besteht dieses Problem hingegen nicht.

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