Der ip courses Podcast für europäisches Patentrecht

In dieser Folge sprechen Michael Stadler und Lukas Fleischer über die Entscheidung T 779/23 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 2024, die eine Beschwerde gegen eine Entscheidung einer Einspruchsabteilung zum Gegenstand hat.

Die Erfindung betrifft ein Filterelement mit einem Filter-Medium-Paket, das auf seiner Außenseite eine Polymerbeschichtung aufweist. Im kennzeichnenden Merkmal wird beansprucht, dass die Polymerbeschichtung nicht mittels eines Guss- oder Formverfahrens hergestellt ist ("is not a molded structure") und eine bestimmte durchschnittliche Dicke hat.

Im Rahmen der Einleitung der europäischen Phase aus einer US-PCT Anmeldung wurde unter anderem Anspruch 7 geändert, der auf ein Polyharnstoff Material ("polyurea material") abzielt. Ursprünglich lauteten die (späteren) Ansprüche 6 und 7 so:

6. The filter element (10) of claim 1, wherein the coating (20) is comprised of at least two layers (20a, 20b).

7. The filter element of claim 7, wherein at least one layer is a polyurea material.

Der geänderte Anspruch 7 des erteilten Patents lautete wie folgt:

7. The filter element (10) of claim 1, wherein the polymeric coating (20) comprises a polyurea material.

Nach der Patenterteilung wurde Einspruch eingelegt, wobei mangelnde Neuheit, mangelnde erfinderische Tätigkeit und Offenbarungsüberschreitung, insbesondere in Zusammenhang mit Anspruch 7, geltend gemacht wurden. Die Patentinhaberin verteidigte im Hauptantrag den erteilten Anspruchssatz und reichte 9 Hilfsanträge ein.

Die Einspruchsabteilung folgte den Argumenten der Einsprechenden nicht und wies den Einspruch zurück, sodass das Patent unverändert aufrecht erhalten wurde. Anspruch 7 wurde als durch die Beschreibung gestützt angesehen, das Absatz [0117] des Streitpatents eine offene Aufzählung enthält, die den Stoff Polyharnstoff (polyurea) als einen von mehreren möglichen Stoffen für die Polymerbeschichtung in einer offenen Liste aufzählt.

Im darauffolgenden Beschwerdeverfahren gab die entscheidende Beschwerdekammer in ihrer vorläufigen Meinung bekannt, dass sie sowohl eine Zwischenverallgemeinerung in Anspruch 7 ausmacht als auch ein Problem mit der erfinderischen Tätigkeit, da die Ansprüche, insbesondere des Hilfsantrags 4 aus dem Einspruchsverfahren, nicht alle relevanten Merkmale enthalten würden, die für eine spezifische technische Aufgabe (Erhöhung der Dichtheit) erforderlich wären.

Die Patentinhaber reagierte auf die vorläufige Meinung mit einem Schriftsatz, in welchem vier neue Hilfsanträge eingereicht wurden. In diesen Hilfsanträgen wurde Anspruch 7 gestrichen, um das Problem der Offenbarungsüberschreitung auszuräumen, und neue Merkmale eingeführt, um das Problem der mangelnden erfinderischen Tätigkeit auszuräumen. Gleichzeitig wurde argumentiert, dass es sich um außergewöhnliche Umstände handeln würde, da diese Argumentationslinien erstmals von der Beschwerdekammer in der vorläufigen Meinung vertreten wurden und zuvor nicht Teil des Verfahrens waren, sodass außergewöhnliche Umstände vorliegen, die Änderungen in der letzten Konvergenzphase des Verfahrens rechtfertigen würden. Weiters wäre es offensichtlich, dass die neuen Hilfsanträge die Mängel ausräumen würden.

Die Beschwerdekammer folgte der Argumentation der Patentinhaberin und lies den mit dem Schriftsatz eingereichten neuen Hilfsantrag 3 zum Verfahren zu. Nachdem in der mündlichen Verhandlung noch die Berichtigung eines Formalfehlers in diesem Hilfsantrag zugelassen wurde, wurde das Patent in geändertem Umfang aufrecht erhalten.

Der Patentinhaber konnte in diesem Verfahren durch rasche Reaktion, sinnvolle Änderungen und gute Argumentation die Kammer zur Zulassung des verspätetet eingereichten Hilfsantrages bewegen. Die Beschwerdekammer vertritt dabei einen sehr moderaten Ansatz, was die Zulassung von äußerst spät im Beschwerdeverfahren eingebrachte Änderungen und Hilfsanträge angeht, der zu begrüßen ist, da andere Beschwerdekammern deutlich formalistischere und strengere Auffassungen vertreten.

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In dieser Folge sprechen Lukas Fleischer und Michael Stadler wieder über die Entscheidung G 1/15 der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 2016.

In dieser zweiten und abschließenden Folge werden die Leitsätze und die Auflösung des Ausgangsfalles behandelt. Die Große Beschwerdekammer sah es als rechtmäßig an, den Anspruch in einen generischen ODER Anspruch zu teilen, wobei der aus der Prioritäts- bzw. der Teilanmeldung spezielle Teil, also der Kaltfließverbesserer (A) mit Ammonium-Salzen oder Amiden (B), als A UND B bezeichnet werden kann und die abstrahierte Offenbarung ohne diese Merkmale aus dem Streitpatent, also der Kaltfließverbesserer (A) ohne Ammonium-Salze oder Amide (B), als A UND nicht-B bezeichnet wurde.

Zusammenfassung:

Die Große Beschwerdekammer hat festgestellt, dass im Falle einer Ausdehnung der Patentansprüche von der prioritätsbegründenden Erstanmeldung zur Nachanmeldung die Nachanmeldung nicht durch ihre eigene Teilanmeldung neuheitsschädlich getroffen ist, selbst wenn diese sich auf die Priorität der Erstanmeldung bezieht. Unter Rückgriff auf die Entscheidung G 1/03 ist es möglich, bei Vorliegen eines älteren Rechts einen Disclaimer einzufügen, der in diesem Fall darauf gerichtet ist, aus dem in der Nachanmeldung erweiterten Bereich den Schutzbereich der Erstanmeldung auszunehmen. Dieser Bereich ist dann gegenüber der speziellen Offenbarung der Teilanmeldung, die auch den Zeitrang der Erstanmeldung genießt ausreichend abgegrenzt. Da der spezielle Teil des Patentanspruchs prioritätsgedeckt ist, ist dieser auch neu gegenüber der Teilanmeldung, sodass dem gesamte Anspruchsbereich Neuheit zukommt.

Leitsatz:

Das Recht auf Teilpriorität für einen Anspruch, der aufgrund eines oder mehrerer generischer Ausdrücke oder anderweitig alternative Gegenstände umfasst (generischer "ODER"-Anspruch), kann nach dem EPÜ nicht verweigert werden, sofern diese alternativen Gegenstände im Prioritätsdokument erstmals, direkt - oder zumindest implizit -, eindeutig und ausführbar offenbart sind. Andere materiellrechtliche Bedingungen oder Einschränkungen finden in diesem Zusammenhang keine Anwendung.

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In dieser Folge sprechen Lukas Fleischer und Michael Stadler über die Entscheidung G 1/15 der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 2016.

Die dem Patent zugrunde liegende Erfindung betrifft eine chemische Zusammensetzung, mit der die Fließeigenschaften von Kraftstoffen wie Diesel oder Kerosin verbessert werden sollten. In der prioritätsbegründenden britischen Erstanmeldung wurde in Zusammenhang mit der Erfindung immer auf Ammoniumsalze und Amide Bezug genommen. In der prioritätsbeanspruchenden europäischen Patentanmeldung, die als Nachanmeldung eingereicht wurde, wurde dann diese Einschränkung auf die Ammoniumsalze oder Amide weggelassen und so eine Abstraktion bzw. Verbreiterung des Schutzbereichs vorgenommen.

Im Einspruchsverfahren wurde die Thematik der "giftigen Teilanmeldung" oder "Poisonous Divisional" von der Einsprechenden aufgeworfen: Eine von der Patentinhaberin selbst eingereichte europäische Teilanmeldung wurde als älteres Recht (Stand der Technik gemäß Art 54 (3) EPÜ) für das Streitpatent angesehen. Dies deshalb, weil der abstrahierte Patentanspruch nicht prioritätsgedeckt war und somit die spezielle Offenbarung der Teilanmeldung, die die Priorität gültig in Anspruch nehmen konnte, einen besseren Zeitrang hatte. Diese Ansicht wurde auch von der Einspruchsabteilung vertreten, sodass das Streitpatent widerrufen wurde.

In der Beschwerde wurde dann die Frage aufgeworfen, ob der erteilte Anspruch nicht im Lichte der Entscheidung G2/98 als generische ODER-Verknüpfung in mehrere Teilbereiche mit unterschiedlichen Zeiträngen verstanden werden kann.

Vorlagefragen

Der Großen Beschwerdekammer wurden die folgenden Fragen zur Entscheidung vorgelegt:

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In dieser Folge sprechen Michael Stadler und Lukas Fleischer über die Entscheidung T 1278/23 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 2024, die eine Beschwerde gegen eine Entscheidung einer Einspruchsabteilung sowie die Wiedereinsetzung in die Beschwerde- bzw. Beschwerdebegründungsfrist zum Gegenstand hat.

Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zum Mischen von Abgasen in einer Abgasanlage einer Verbrennungskraftmaschine, was im Streitpatent als Mix Box bezeichnet wird. Die Aufgabe der Erfindung wird darin gesehen, dass eine Mischrohranordnung derart ausgebildet und angeordnet werden soll, dass trotz einfachen Aufbaus eine optimale Einmischung erreicht wird.

Auszug des Anspruchs 1:

Das Streitpatent wurde im Einspruchsverfahren wegen mangelnder Ausführbarkeit in vollem Umfang widerrufen. Gegen diese Entscheidung wurde dann - nach Ablauf der Beschwerdefrist - Beschwerde eingelegt und Wiedereinsetzung beantragt.

Eine Timeline der Ereignisse:

In der Entscheidung der Beschwerdekammer wurde festgestellt, dass die den Umständen nach gebotene Sorgfalt bei der Versäumung der Beschwerdefrist nicht eingehalten wurde, da vom Standardprozedere bei der Fristerfassung abgewichen wurde (der Anwalt bearbeitete aufgrund der Urlaubszeit die Handakte bevor die Frist im Computer erfasst wurde und nicht ausreichend dafür Sorge getragen, dass die Frist nachträglich erfasst wird). Auch die Wiedereinsetzung in die Beschwerdebgründungsfrist war verspätet, da zumindest zum Zeitpunkt der Einreichung des ersten Wiedereinsetzungsantrags klar sein hätte müssen, dass auch die Beschwerdebegründung eingereicht werden hätte müssen. Tatsächlich hätte die Beschwerdebegründung wohl innerhalb der offenen Frist, sprich bis zum 12.05.2023, gemeinsam mit dem Antrag auf Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist eingereicht werden müssen, um ein zweites Fristversäumnis zu verhindern.

Im Ergebnis wurde damit der Widerruf des Streitpatents rechtskräftig und die Beschwerde gilt - mangels Erfolg des Wiedereinsetzungsantrags - als nicht eingelegt, weshalb die Beschwerdegebühr rückerstattet wurde. Dem hilfsweisen Antrag auf Rückerstattung der beiden Wiedereinsetzungsgebühren wurde nicht stattgegeben.

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In dieser Folge sprechen Michael Stadler und Gerd Hübscher über die Entscheidung T 1708/21 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 2024, die eine Beschwerde gegen eine Zurückweisungsentscheidung einer Prüfungsabteilung zum Gegenstand hat.

Die Erfindung betrifft ein Videokodierverfahren (Standard H.265), das grundsätzlich darauf basiert, dass Bandbreite und Speicherbedarf minimiert werden, indem nicht jedes Bild vollständig übertragen wird, sondern Differenzinformationen genutzt werden. Bewegte Objekte werden durch Bewegungsvektoren vorhergesagt, wofür ein Referenzbild herangezogen wird. Die der zurückgewiesenen Anmeldung zugrunde liegende Erfindung optimiert diesen Standard, indem sie den Referenzbildindex nicht kodiert, wenn die Bewegungsvektor-Vorhersage gar nicht verwendet werden kann. Im bisherigen Standard wurde dieser Index immer mitgesendet, auch wenn er für die Kodierung irrelevant war.

Strittig war die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit. Die Prüfungsabteilung hatte in Ihrer Zurückweisungsentscheidung argumentiert, dass die objektive technische Aufgabe darin liegt, den Index wegzulassen. Die Beschwerdekammer gibt der Anmelderin jedoch dahingehend recht, dass die objektive technische Aufgabe abstrakter formuliert werden muss und keinen Teil der Lösung enthalten darf, weshalb die Aufgabe in der Verbesserung des Kodierverfahrens liegt.

Im Endeffekt bestätigt die Beschwerdekammer jedoch die mangelnde erfinderische Tätigkeit: da es sich beim nächstliegenden Stand der Technik um einen Entwurf für eine Standardisierung von Videokodierverfahren handelt, der zum Prioritätszeitpunkt erst drei Monate alt war, ist davon auszugehen, dass der Fachmann dazu veranlasst ist, nach Optimierungen des Kodierverfahrens zu suchen, insbesondere wenn ein Wert - wie der Index - im Entwurf als überflüssig dargestellt wurde.

Ein weiterer Aspekt betrifft die Wahrung des rechtlichen Gehörs. Hier stellt die Kammer jedoch klar, dass keine Verletzung des rechtlichen Gehörs vorliegt, wenn die nicht (ausreichend) behandelten Argumente nicht entscheidungsrelevant sind.

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In dieser Folge sprechen Michael Stadler und Lukas Fleischer über die Entscheidung T 178/23 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 2024 die eine (verspätete) Beschwerde gegen einen Erteilungsbeschluss betrifft.

Die dem Patent zugrundeliegende Erfindung betrifft einen Halbleiter-Chip mit einer speziellen Schichtstruktur, die eine besonders gute Wärmeabfuhr ermöglichen soll. Es handelt sich um eine Euro-PCT-Anmeldung, die vorzeitig eingeleitet wurde, wobei im Rahmen der Einleitung geändert Patentansprüche und Beschreibungsersatzseiten eingereicht wurden; die Figuren der PCT Anmeldung wurden nicht geändert.

Am Ende des Erteilungsverfahrens wurde eine Mitteilung nach R 71(3) EPÜ erlassen, wobei die Figuren weder im Druckexemplar enthalten noch in der Mitteilung erwähnt wurden. Dieser Fehler wurde zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht erkannt und der zur Erteilung vorgesehenen Fassung wurde durch das Setzen der entsprechenden Handlungen zugestimmt.

Eine Timeline der Ereignisse:

Im Endeffekt wird entschieden, dass der Antrag auf Wiedereinsetzung unzulässig ist und die Beschwerde als nicht eingelegt gilt. Das erteilte Patent bleibt damit ohne die Figuren.

Um nicht in diese Situation zu kommen, wären die fehlenden Figuren bestenfalls bereits bei der Durchsicht des Druckexemplars aufgefallen, sodass das Patent niemals ohne Figuren erteilt worden wäre. Selbst wenn dieser Fehler passiert wäre, hätte eine (rechtzeitige) Beschwerde gegebenenfalls Erfolg gehabt. Um eine Wiedereinsetzung rechtzufertigen, muss einerseits alle den Umständen nach gebotene Sorgfalt eingehalten werden und muss es andererseits objektive Umstände oder Hindernisse gegeben haben, die den Vertreter von der Wahrung einer Frist abgehalten haben.

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In dieser Folge sprechen Gerd Hübscher und Michael Stadler über die Entscheidung T 258/03 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 2004.

Die dem Patent zugrundeliegende Erfindung betrifft ein Auktionsverfahren das dazu dienen soll, Nachteile langsamer Internetverbindungen bei Online-Auktionen auszugleichen. Statt in Echtzeit Gebote zu übermitteln, werden die Gebote der Teilnehmer bis zu einer festgelegten Deadline gesammelt. Jeder Bieter gibt sowohl ein Wunschgebot als auch ein Maximalgebot ab. Nach Ablauf der Frist werden alle eingegangenen Gebote ausgewertet: Der Bieter mit dem höchsten Wunschgebot erhält den Zuschlag. Falls mehrere Bieter das gleiche höchste Wunschgebot abgegeben haben, entscheidet das höchste Maximalgebot.

Vor dieser Entscheidung wurden vom Europäischen Patentamt unterschiedliche Ansätze verfolgt, um die Technizitätsbeurteilung durchzuführen. Insbesondere wurden nur Merkmale bei der Technizität berücksichtigt, die nicht bereits aus dem Stand der Technik bekannt waren.

Mit der gegenständlichen Entscheidung wurde ein zweistufiges Prüfungsverfahren eingeführt: die Hürde der Technizität wurde verringert, da bereits ein technisches Merkmal im Anspruch die Technizität begründen kann - unabhängig davon ob dieses Merkmal bekannt war oder zur Patentierbarkeit beiträgt. Im Rahmen der aufgewerteten Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit können nur Merkmale berücksichtigt werden, die auch einen konkreten technischen Effekt bedingen. Diese Dogmatik hat sich seitdem in der Beurteilung von computerimplementierten Erfindungen durchgesetzt und wird standardmäßig im Verfahren vor dem EPA verwendet.

Im Endeffekt wurde entschieden, dass das beanspruchte Verfahren zwar Technizität aufwies, jedoch nicht erfinderisch war.

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In dieser Folge sprechen Gerd Hübscher und Michael Stadler wieder über die gemeinsame Entscheidung G 1/22 und G 2/22 der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 2023.

In dieser zweiten und abschließenden Folge werden die Leitsätze und die Auflösung des Ausgangsfalles behandelt. Die Große Beschwerdekammer hat festgestellt, das das Europäische Patentamt zuständig für die Prüfung der Berechtigung des Prioritätsanspruchs ist und dass diese Prüfung nach den Grundlagen des EPÜ zu erfolgen hat. Für die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs besteht eine widerlegbare Vermutung, sodass in der Regel lediglich übergangenen Mitanmelder der Nachweis gelingen kann, dass das Prioritätsrecht tatsächlich nicht rechtmäßig übergegangen ist.

Da sich die Große Beschwerdekammer hinsichtlich der Formalitäten lediglich auf an den Minimalanforderungen der Mitgliedsstaaten orientiert, scheint auch eine nachträgliche Übertragung nicht ausgeschlossen zu sein. Für die Praxis ist es dennoch ratsam, die Prioritätsrechtsnachfolge vor dem Anmeldetag der Nachanmeldung entsprechend zu dokumentieren, um mögliche Zweifel an der persönlichen Berechtigung jedenfalls ausräumen zu können.

Leitsätze:

I. Das Europäische Patentamt ist zuständig für die Feststellung, ob ein Beteiligter berechtigt ist, nach Artikel 87 (1) EPÜ eine Priorität in Anspruch zu nehmen.

Es gibt eine widerlegbare Vermutung nach dem autonomen Recht des EPÜ, dass ein Anmelder, der eine Priorität unter Beachtung des Artikels 88 (1) EPÜ und der entsprechenden Regeln der Ausführungsordnung beansprucht, zur Inanspruchnahme der Priorität berechtigt ist.

II. Die widerlegbare Vermutung gilt auch in Fällen, in denen die europäische Patentanmeldung auf einer PCT-Anmeldung beruht und/oder der bzw. die Prioritätsanmelder und der bzw. die Nachanmelder nicht identisch sind.

In einem Fall, in dem eine PCT-Anmeldung von den Beteiligten A und B gemeinsam eingereicht wird, wobei i) der Beteiligte A für einen oder mehrere Bestimmungsstaaten und der Beteiligte B für einen oder mehrere andere Bestimmungsstaaten benannt wird und ii) die Priorität einer früheren Patentanmeldung beansprucht wird, in der nur der Beteiligte A als Anmelder genannt ist, impliziert die gemeinsame Einreichung der PCT-Anmeldung – falls keine erheblichen tatsächlichen Anhaltspunkte dagegen sprechen – eine Abrede zwischen den Beteiligten A und B, welche den Beteiligten B zur Inanspruchnahme der Priorität berechtigt.

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In dieser Folge sprechen Gerd Hübscher und Michael Stadler über die gemeinsame Entscheidung G 1/22 und G 2/22 der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 2023.

In dieser ersten von zwei Folgen wird die Vorgeschichte der Entscheidung aufbereitet: Eine internationale Patentanmeldung, die die Priorität einer US Provisional Anmeldung beansprucht, wird in einem europäischen Einspruchsverfahren angegriffen. Da die Erstanmeldung auf die Erfinder direkt angemeldet war und die internationale Anmeldung im Namen des Dienstgebers erfolgte, wurde der Prioritätsanspruch nicht anerkannt, da der Übergang des Prioritätsrechts nicht nachgewiesen werden konnte. Dies führte dazu, dass eine Zwischenveröffentlichung die Neuheit des europäischen Patents zerstörte.

Der zweite Fall betrifft eine Teilanmeldung des strittigen europäischen Patents, das noch im Prüfungsverfahren aufgrund der Zwischenveröffentlichung zurückgewiesen wurde.

Auf dem Prüfstand der Großen Beschwerdekammer stand nun die bisherige sehr formalistisch streng geprägte Rechtsprechungspraxis der Beschwerdekammern in Hinblick auf das Erfordernis des Nachweises der Übertragung des Prioritätsrechts vor dem Anmeldetag der prioritätsbeanspruchenden Anmeldung.

Wie die Große Beschwerdekammer entschieden hat, erfahren Sie in der nächsten Folge.

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Die zweite Staffel des IP Courses Podcast steht ganz im Zeichen der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts. Die Podcaster besprechen dabei entweder über zwei Folgen hinweg eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer samt deren Vorgeschichte oder aber in einer Folge eine ausgewählte, interessante und rezente Entscheidungen einer der juristischen oder technischen Beschwerdekammern. Diese Staffel bietet damit spannende vertiefte Einblicke in die Rechtsentwicklung und die Spruchpraxis der Beschwerdekammern und richtet sich somit an alle, die ihr Wissen über die Rechtsprechungspraxis des Europäischen Patentamts vertiefen oder auffrischen wollen.

Das gewohnte Podcast Team um die österreichischen Patentanwälte und European Patent Attorneys Michael Stadler, Gerd Hübscher und Lukas Fleischer wird in dieser Staffel fallweise durch Kollegen als Gastexperten ergänzt, um noch mehr verschiedene Perspektiven abzubilden.