知识产权律师搬砖记

各位伙伴，晚上好，今天轮到我给大家来做分享。我今天要分享的是如何认定商标在先使用抗辩。商标在先使用抗辩的认定需依据商标法第五十九条第三款的规定，平衡商标在先使用人与注册商标专用权人的利益，结合多方面因素综合判断。

该条款明确，商标注册人申请商标注册前，他人已在同一种商品或类似商品上，先于商标注册人使用与注册商标相同或近似并有一定影响的商标注册，商标专用权人无权禁止其在原使用范围内继续使用。但可要求附加适当区别标识。

不过，此种抗辩权不能突破商标注册原则，若在先使用虽早于商标申请日，但晚于商标注册人的使用时间，且有证据证明在先使用人存在明知或应知等情形，不宜认定抗辩成立。

现在以2024年的一个再审的案子来举例，在这个再审的案子中，是一家金门的，它是2002年5月成立，并使用老百姓的标识，比涉案的商标2003年6月的申请日要早。但是该公司对老百姓这个字号和标识的使用，可追溯至2001年10月，它的前身成立之时，比金门的这个公司使用的时间要早半年左右。

并且这家涉案的公司，它前身使用该老百姓标识时，已被多家媒体宣传报道，具有一定的影响力，金门的这家公司作为同行业经营者，理应知晓，却仍在相同药品服务上使用该标识，故其在先使用抗辩不能成立。

同时，认定的时候还要考量使用是否属于商标性使用，是否超出原使用范、原使用范围等因素，这也是第59条的规定。在这个再审的案子当中，一二审的法院。没有充分考虑商标注册人更早使用，且具有一定且具有一定影响力的事实，认定了金门某公司在先使用抗辩成立存在法律适用错误。所以再审的法院是。予以了纠正。

并且明确了商标在先使用抗辩需全面审查使用时间、先后标识、影响力、使用人、主观状态等核心要素。

所以这个商标在先使用抗辩认定有两个时间节点比较重要，一个就是，是否早于商标的申请日，（二个是）早于商标注册人的使用时间。还得要注意他是否是商标性使用，还要具有一定的影响力，这几个关键点都还是要兼顾到。

然后这个案子当中有一个关键的点，就是涉案商标注册人（公司），它还有一个前身，它的前身的使用时间要早于这个被告的使用时间，所以，被告的抗辩没有成立，这也是一个要关注的点。

商标先用权抗辩的本质是保护在先使用或者说保护最早创立这个品牌的人的相关权益。因为他最早使用这个商标，只是基于某种原因，他没有及时去注册，导致了一个它被另外一个人抢注了（这个商标），之后反过来告他商标侵权，这个时候（先用人）就采用这种先用权抗辩，依据的就是商标法第 59条第3款。

适用先用权抗辩有两个核心的时间点，必须要早于，有两个“早于”，第一个“早于”是先使用的这个时间一定要早于涉案商标的申请注册的时间，第二个“早于”是先使用的商标，最早使用的时间一定要早于这个涉案商标注册人最早使用的时间。也就是说你得在这个涉案商标的申请日之前已经使用，而且是比这个商标注册人使用的更早。我们这里面说的“先用”一定是作为商标使用、先用，如果这种使用仅限于企业名称或者其他的指代性的使用，它不构成（商标法意义上的）商标性使用的话，是很难成立先用权抗辩的，以上马总分享的这个案例非常的典型，感谢大家的聆听。

专利侵权纠纷中被诉侵权产品制造者的认定。
【基本案情】
金华某文体用品公司为销售“DISNEY 迪士尼”商标的杯子，向广州某贸易公司、浙江某工贸公司购买防伪标签，由广州某贸易公司、浙江某工贸公司对其拟销售的商品外观图样进行审核后，向金华某文体用品公司出具授权书并提供防伪标签，授权金华某文体用品公司在京东平台上销售该产品，并要求金华某文体用品公司在商品上标注“被许可方广州某贸易公司、制造商浙江某工贸公司”的信息。同时，金华某文体用品公司与永康某工贸公司通过微信沟通，确定杯子样式后，由永康某工贸公司制造并向其提供标有上述信息的杯子。
某家庭制品公司是专利号为 201510147960.5、名称为“饮料用容器的栓体”的发明专利的专利权人，其认为金华某文体用品公司在京东店铺销售的上述杯子侵害其涉案专利权，通过公证购买了杯子两件。经比对，上述杯子落入涉案专利权的保护范围。某家庭制品公司要求金华某文体用品公司、广州某贸易公司、浙江某工贸公司共同赔偿经济损失及维权合理开支。
一审法院经审理认为，金华某文体用品公司销售、许诺销售被诉侵权产品的行为构成侵权，故判决金华某文体用品公司停止侵权并赔偿某家庭制品公司经济损失及合理维权开支。

金华某文体用品公司不服一审判决，以被诉侵权产品具有合法来源、广州某贸易公司与浙江某工贸公司均应作为制造者承担赔偿责任为由上诉至最高人民法院。
最高人民法院经审理认为，关于广州某贸易公司、浙江某工贸公司的制造者身份。虽然广州某贸易公司、浙江某工贸公司与被诉侵权产品的实际制造者没有进行接触，没有实施物理意义上的制造行为，但其通过金华某文体用品公司对产品的外观、图案进行审核以及防伪标签数量的控制，对于被诉侵权产品的制造行为实施了控制。产品包装及说明书、产品合格证上标注的信息以及防伪标识，进一步确认了两公司的制造者身份。
关于金华某文体用品公司的合法来源抗辩。金华某文体用品公司为达到销售杯子的 目的，从他人处获取商标授权、选择生产厂家、确定产品式样及技术方案，并且负责全部被诉侵权产品的销售，其在被诉侵权产品的制造、销售的整个链条中具有中枢地位并起到组织作用，应当认定为被诉侵权产品的制造者，其主张合法来源抗辩不符合专利法的规定。

【小结】
通过本案我们可以发现：
专利法意义上的产品制造者并非仅指具体制造行为的实施者。组织生产资源、协调上下游生产环节、确定产品技术方案的组织者，同样可能构成被诉侵权产品的制造者。

外观设计专利侵权纠纷中的现有设计抗辩

声明：本文系为普法目的而创作的，文中故事改编自真实案例，当事人名称以化名处理，如有雷同，纯属巧合，请大家不要对号入座。

今天故事的当事人是小松总，他经营着一家集设计、制造及销售为一体的小家电公司--小松公司。

最近，小松总很苦恼，他们在某电商平台国际站卖的电子台灯被竞争对手小霆公司投诉侵犯了其外观设计专利权，来咨询律师。

律师调查后发现，在该外观设计专利申请日之前，这款产品的设计就已经公开，属于现有设计，最直接的证据就是小松总提供的一张在涉案专利申请日前发布在微信朋友圈的照片，该照片中显示，小松公司员工在某繁华的商业街公开售卖与被投诉的电子台灯外观一样的台灯，能够清楚地看到该台灯在正常使用时的正面、侧面和顶面，该照片可以证明，被投诉的电子台灯的外观设计属于现有设计。

除了被小霆公司在电商平台投诉，小松总还非常担心被小霆公司起诉。

律师安慰说，别担心，不要慌，从目前现有的证据来看，对我们还是很有利的，不管是电商平台的投诉，还是去法院起诉，都可以做现有设计抗辩。

什么是现有设计抗辩呀？现有设计抗辩一定能成吗？小松总特别着急地问。

律师说，咱们先不着急，我一点一点讲给你听。

首先，所谓现有设计抗辩，就是在外观设计专利侵权纠纷当中，如果被诉侵权人能够证明被诉侵权产品的外观设计属于现有设计，那么就不构成侵犯涉案外观设计专利权。

对于现有设计抗辩能不能成的问题，主要是以一般消费者的标准，判断被诉侵权产品的外观设计与现有设计的整体视觉效果是否相同或者相似。在实务中，一般采用三步对比法进行判断。

第一步，将被诉侵权产品与现有设计做对比，看两者的整体视觉效果是否相同，如果相同，那么就可以认定被诉侵权产品的外观设计属于现有设计，不侵犯涉案外观设计专利权。但是，在现实当中，往往会出现，被诉侵权产品、现有设计和涉案专利设计三者相近的情况，这就需要继续第二步和第三步的对比。

第二步，就是将涉案专利设计与现有设计进行对比，找出涉案专利设计区别于现有设计的区别设计特征。

第三步，将被诉侵权产品与涉案专利设计进行对比，分析被诉侵权产品是否包含了涉案专利设计区别于现有设计的区别设计特征。一般来讲，如果被诉侵权产品完全没有包含涉案专利设计区别于现有设计的区别设计特征，则可以推定被诉侵权产品不具有与涉案专利设计相同或相似的整体视觉效果，不构成侵权；如果被诉侵权产品包含了全部涉案专利设计区别于现有设计的区别设计特征，则可以推定被诉侵权产品具有与涉案专利设计相同或相似的整体视觉效果，构成侵权；如果被诉侵权产品只是包含了部分涉案专利设计区别于现有设计的区别设计特征，则需要进一步分析这些区别设计特征对整体视觉效果的影响，是否使两者在整体视觉效果上实质相同。

回到客户被投诉侵权的电子台灯，进行现有设计抗辩是否成立？从小松总提供的在涉案专利申请日前拍摄的照片中显示，与被投诉的电子台灯一样的台灯已经在某繁华的商业街公开售卖，可以证实，照片中的电子台灯的外观设计在涉案专利申请日前已经被公开，构成涉案专利的现有设计，而被投诉的电子台灯就是照片中电子台灯的同款，两者外观设计完全相同，可以认定被投诉的电子台灯的外观设计属于现有设计，不侵犯涉案外观设计专利权。

当然，在应对外观设计专利侵权纠纷诉讼当中，除了现有设计抗辩之外，还有其他方式可以主张没有侵犯涉案专利权，大家可以选择对自己有利的方式进行抗辩。

今天的分享到此结束，我是知产四方馆的士子龙利松，咱们后续再会。

老王和小老王两个公司都是卖床垫的。老王公司成立比较早，成立之初主要是代理国外的比较知名的床垫品牌，后来拥有了自己的品牌，开始独立生产、销售和运营。

老王和小老王产生过一次纠纷，起因是老王发现小老王把自己产品首席设计师的中英文名字申请注册成了商标，核准使用商品是床垫。于是老王对小老王的这些商标提起了异议申请，最终老王获胜，小老王的商标被撤销。

后来，在一次展会上，老王发现小老王也参加了，且展会使用的商标和自己的主商标非常近似。于是老王就开始对小老王展开了深入调查，一查发现小老王就像一个影子一样，一直在抄袭自己的品牌。

小老王不仅抄袭了老王的主商标，甚至连老王代理的他人商标，小老王都要抄袭。并且小老王公司的品牌简介和品牌发展史与老王公司也高度雷同。

于是老王开始对小老王的一系列商标提起了商标异议、无效宣告，案件结果都是认定小老王的商标与老王的商标近似，裁定撤销或无效。

小老王看到这多商标被无效，不仅不思悔改，甚至继续大量的申请注册和原来一样的商标，数量高达四十多个。

基于小老王一系列的骚操作，老王对小老王提起了民事诉讼，并且主张了惩罚性赔偿，理由就是小老王以侵害知识产权为业，具有侵权恶意。

【法律分析】
以侵害知识产权为业的概念：客观上，存在侵权行为，且该侵权行为构成侵权人的主营业务、主要利润来源，主观上，行为人明知其行为构成侵权。

本案中，
1、小老王的商标与老王的商标近似；

2、案涉商标核准使用的床垫是小老王的主要产品、主营业务和主要利润来源；

3、老王和小老王存在在先纠纷，主要是指小老王将老王的产品首席设计师的中英文名字注册成商标的事情，由此可知，小老王明知老王及其品牌的存在，仍然实施商标侵权行为，存在侵权故意；

4、小老王在明知其商标与老王商标近似的情况下，仍然大量申请近似商标，具有明显的侵权故意。

各位老板下午好，我工作二十多年，见过非常多的企业家，但今天在这样的场合一次性见到这么多的企业家还是第一次。所以我能有幸站在这个舞台上，感到无比的骄傲。我要感谢我的老东家商专知识产权给我这样的机会。我是在二十年前的春天加入商专知识产权，在十三年前的夏天离开了商专。这么多年，商专没有忘记我，我也没有忘记商专。商专的高先生和朱小姐对我有知遇之恩，感恩，感谢组委会的邀请。

我今天要分享的主题是企业如何通过知识产权运营获得竞争优势，在开场之前做一下自我介绍，左边是我的照片，右边是我用了二十几年的时间攒下的头衔。一直很努力，光阴没有虚度，这张照片是我刚刚取得律师资格证的时候拍的，因为过于好看，所以一直作为头像，舍不得换。一开始呢，还会有人讨论照片和本人像不像的问题，我会跟他们说八个字，仅供参考，实物为准。现在呢？多年过去了，我只能说五个字，岁月不饶人。头像跟本人，不管像不像，已经作为头像用了七八年的时间了，而且我是在很多场合都在用这个头像。所有的自媒体账号都是这个头像，头像和我本人之间已经形成了某种固定的联系，它更像是一种标识。如果把我理解成一个商业主体，那么它就是一个商标。果然三句话离不开商标。接下来我们进入主题：知识产权运营。

作为一个知识产权界的老人，我发现我们知识产权界有一个非常奇特的现象，贫富差距非常大。我这里所说的贫富差距呢，可以打引号，因为我主要指的是对知识产权这一概念的认知程度。对于知识产权认知程度高的企业呢？已经跟国际巨头缠斗多年，产生亿万级标的额的诉讼，普通人看来就是神仙打架。另外一边呢，广大的中小企业对知识产权认知不够，甚至还有人问，注册商标是啥？为什么要注册商标？就是这么奇妙，神仙打架和注册商标是啥的公司并存在这个市场上。于是我产生了一个想法，我们应该给广大中小微企业写一本书，仔仔细细地从细微处着手，给出直接落地的解决方案。

我们国家知识产权制度起步比较晚，只有四十多年的时间，跟某些国家的差距还比较明显。还好我们比较勤奋，我们可以学习。知识产权运营是一个非常新的概念，大家看这个图表，这是2023年全国知识产权服务业统计调查报告。在这个全国性的调查报告中，出现了以百位为计算标准的统计图表。我对着这个图表发了半天的呆，为什么我们国家注册商标，发明专利的保有量都是世界第一，但是我们的知识产权运营的案件数量却只能以百位为计算标准，而且是全国性的，说明我们中国的企业还没有从知识产权运营当中尝到甜头，或者换句话说，以往的知识产权运营并没有给我们中国的企业带来实实在在的好处。

时间有限，我不可能面面俱到，我想接下来通过一个案例来给各位老板讲一讲知识产权运营。以及怎样通过知识产权运营获得竞争优势。原告甲公司，被告乙公司，权利是一个实用新型专利权。这个被告干了一件什么事呢？就是他销售和许诺销售的产品覆盖了原告的实用新型专利权。我们代理被告在被控侵权产品落入专利权保护范围的前提下，我们只能去从原告引证的专利是否有效这个问题上去着手进行抗辩。我们要做的工作就是要去寻找在这个专利申请日之前，专利技术有没有已经被相关的专利文献进行了公开。另外呢，还要调查在这个专利申请日之前有没有公开销售，如果有，那么涉案专利将有可能被宣告无效。案件的权利基础不存在了，被告就会赢得本次诉讼。于是我和同事就开始分工，分头去找我同事负责检索专利，我就负责去调查这个涉案产品公开销售的情况。

我在调查时候就发现呢，原告他在这个实用新型专利申请日之前半年，有一个同款的外观设计专利先申请了。根据我以往对我们中国企业的了解，就中国企业能够做到在申请日之前不公开销售，已经是非常有专利意识的企业了。那这个公司的话，它在那个半年前申请过同款的外观设计专利，我觉得在这个外观设计专利申请日之后，他们应该是会认为自己的专利已经申请了，应该会放心地投入到市场。所以我就坚定了信心，开始去挖掘他的公开销售的信息。首先我想到的是找到他们的淘宝店铺。淘宝店铺查看相关的产品链接，产品链接的评论区啊，是我们挖掘信息的宝藏。这个评论区从头到尾查看了一遍之后呢，就发现原告的律师早有准备，已经把申请日之前的相关评论已经删除掉了。但是呢，我并不是一无所获，因为我在评论区有些消费者拍的这个产品的照片上，我就清晰地看到了这个产品的条码。根据这个条码呢，用中国物品编码中心的这个APP扫码扫进去一看，开心了，这个编码中心登记的材料是原告当时为了这个产品登记的这些信息，其中包含了一个点，一个是商品的名称，另外一个呢就是它的上市日期。这个上市日期刚好就在我们这个涉案专利，涉案的实用新型专利申请日之前。于是我取得了第一个证据。然后中国物品编码中心申报的这个商品名称，把它放在百度继续进行检索。在翻阅了N个页面之后，发现原告的一个沧海遗珠，有一个阿里巴巴的店铺公开了这个产品的详情。这个产品的详情页做的那真的是非常符合我的心意。首先呢，这个详情页里面有一个非常详细的视频，这个视频是用爆炸图做的视频，就基本上这个产品的内部结构通过这个视频是看得一清二楚。然后在这个详情页里面又对这个产品的功能、用途又做了详细的这个介绍。

最后在评论区，你翻到最后一页，你就会发现，在涉案专利的申请日之前，已经有两单公开销售的评论。另外就在这个阿里巴巴店铺这个商品的详情页里面，相关参数里面也有产品上市日期，这个日期刚好跟条码中心页面上的日期是一样的。这个调查是在夜深人静的时候做的，这个越接近真相啊，就越兴奋。等我调查到这个网页的时候，已经是凌晨四点了，再也睡不着了，等着天亮到办公室，把这个网页展示给我的同事看。同事说：“可以可以。本领域技术人员根据这个网页的详情，可以创造出跟原告专利一模一样的产品出来，但是这个是原告的网页，一旦我们提交了相关的证据，原告随时有可能会把这个链接删除。我们要立即着手做一件事情，第一，进行网页保全。第二，我们反向去购买这个原告的产品并进行保全，多买一个出来拆解，用来进行技术比对。”这里还有一个细节，就是在公证处进行收获保全的时候，跟原告的店小二进行聊天，就问他们，你们这个产品一共有几个版本啊？店小二说，只有一个版本啊。然后就再问，那我朋友两年前买的，跟我这个应该是一样的吧？店小二回答我说，这就是最初的版本，一样的，一切都进展得非常顺利，整条证据链形成了完美的闭环。原告确实有专利，被告销售的产品确实也落入保护范围，但是原告照着他的专利技术制造的产品。在这个专利的申请日之前已经公开销售，已经通过公开销售的方式向不特定的公众公开。对于原告来说，他的专利丧失了新颖性。对于被告来说，我采用的是现有技术，不构成专利侵权。案件就这样反转了，被告掌握了完全的主动权。现在有一个问题就抛到了被告面前，证据是已经掌握了，随时可以申请原告的专利宣告无效。到底要不要去宣告无效呢？我们通过调查得知，这个原告啊，不光起诉了我们这一家被告，另外还起诉了八家公司。

我们把这个消息跟当事人一说，这个被告立马做出了一个非常正确的决定。他说，那不要搞了。你们去跟原告说，让他撤诉，我们也不申请无效宣告，他跟另外八家公司的诉讼他们继续。果然还是我们的当事人最聪明。通过这个案子，我们至少可以得到三个启示，第一点是老生常谈的问题，申请日前不能公开。如果要申请专利，多种类型的专利要一起申请，这是最简单的道理，但是我们每次都能很惊讶地发现，大家都在犯这样的错误，一直都在犯这样的错误。我们中国实施专利制度四十多年了，不妨碍我们作为被告的代理律师因为这样的事情而受益。今天郑重的再说一遍，专利申请日前的公开销售往往会搬起石头砸自己的脚，千万别干这样的事啦。这个案子还能给我们第二个启示，就是产品的广告不等于产品说明书。其实我一直到现在还没有能够理解这个案子里的原告为什么要把它的产品结构爆炸图作为广告图，难道只有通过自我解剖才能做出详细的产品说明吗？最后是第三点启示，这一点需要有比较好的理解能力啊。我们大家有没有认真地思考过这个问题，就是我们申请的专利到底是要清楚明确地描述我们自己的产品技术。还是别的？我们申请专利的目的到底是为了保护我们的技术不被别人抄袭，还是禁止他人使用相同或类似的技术？我相信在这一点上，80%的企业都没有考虑清楚，因为我们负责专利挖掘的同事往往都是盯着我们自己的研发部门拼命的挖掘。从今天开始，至少从现在开始，让我们把我们的目光从我们自己的研发部门挪开出去。我们把我们的专利布局，我们要去瞄准什么呢？我们要去瞄准我们的竞争对手在跟风我们的新产品的情况下他们的研发方向，在他的研发方向上设置好布局好我们的专利，这样才能让我们的产品在市场上获得较大的竞争优势。

好了，以上说了一个案例，从代理被告应诉获得了一个竞争优势，又分析了原告失误的点。总而言之，知识产权运营的本质就是要获得竞争优势，没有竞争就不谈知识产权，没有优势，不谈资产运营。

我们侨安律师事务所成立于2016年，2023年更名为广东侨安律师事务所，重组为现在的合伙制事务所。我们所是一体化公司化运营，我们把“感恩，诚信，专业，敬业”作为我们的核心价值观，把“客户的事当成自己的事”作为我们的服务理念。做律师越久，就越发现当事人找律师是为了解决问题，而不是为了发起诉讼。但是很多律师解决问题的思路呢，往往就是围绕着诉讼，我们侨安律师事务所希望在这一点上给大家不同的感受。我们主要是运用商业思维来帮助客户解决问题，把诉讼作为一种手段而不是目的。我们提供的是顾问式的诉讼服务，同时运用诉讼的思维来提供顾问服务。

感谢大家的时间。