知识产权律师搬砖记

明显属于现有设计的外观设计专利权依法不予保护吗？

最近在处理一些外观设计专利无效宣告的事情，而无效宣告程序周期比较长，一般需要4-6个月才能出结果，那有没有不需要无效宣告，就可以认为某件外观设计的专利权无用，或者是说该专利权不受法律保护的情况呢？

这种情况是有的，根据最高人民法院（2019）最高法民再136号的裁判要旨，明显属于现有设计的外观设计专利权依法不予保护。

原因在于，根据专利法的规定，授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计。也就是说，一项外观设计要获得专利授权，在申请专利之前不能被公开，即不能丧失新颖性。而明显属于现有设计的外观设计即已经丧失了新颖性，例如某些已经在展销会上展出的新产品，此时这些新产品的外观设计就已经被公开，即丧失了新颖性。而由于专利审查条件的限制，现实中确实存在有的企业使用这些已经展出的产品申请外观设计专利，并且还获得了授权。但是，由于这些外观设计专利并不符合专利法有关“应当不属于现有设计”的规定，本就不应获得授权，也不属于专利法保护的“合法权益”，如果仍然禁止他人实施该外观设计，显失公平，也不符合专利法的立法目的，因此，依法不予保护。

可见，在外观设计专利侵权纠纷案中，如果被诉侵权方能够证明涉案外观设计属于现有设计，并不需要再对涉案专利进行无效宣告，因为该外观设计专利依法不予保护，使用其外观设计，不侵权。

今天的分享到此结束，我是知产四方馆的士子龙利松，咱们后续再会。

本文系为普法目的而创作的，文中故事改编自真实案例，当事人名称以化名处理，如有雷同，纯属巧合，请大家不要对号入座。

上回提到，老王头办厂开公司卖美甲，但却被他人以侵害商标权起诉。老王头有一个好友——贝总，二人因美甲相识。在老王头还是厂长的时候，就已经将自创的品牌，也就是上回提到的涉案商标授权给贝总使用，贝总就用这个品牌开了一家美甲店。但是近期，贝总也被告了，与老王头的案子是同一个原告，理由也是侵害商标权。贝总就问老王头：“这是咋回事，咋我也被告了呢？还真成难兄难弟了。”老王头经历了自己的案子，也稍微有了点法律常识，就说：“你别急，我是在涉案商标申请日前将品牌授权给你使用的，你的店也是在涉案商标申请日前成立的，咱问问律师看看能不能也使用先用权抗辩？”于是，老王头和贝总就相约一起咨询律师。

贝总能否主张先用权抗辩，关键看贝总作为涉案商标被许可使用人是否属于涉案商标的在先使用主体。贝总是在涉案商标申请日前拿到的授权并使用，所以贝总是在先已获授权许可的被许可使用人。在先被许可人能否主张先用权抗辩，在司法实践中存在不同的观点，有的法院认为，在先使用主体包括“在先使用人”本人及在先已获授权许可的“被许可使用人”，如广州知识产权法院。而有的法院则认为，先用权抗辩仅应由在先使用人本人自行提出，在先使用人之外的其他人，无论是否取得在先使用人的同意，均无权提出先用权抗辩。

被许可使用人，除了有在先被许可使用人，还有在后被许可使用人，区分标准是获得商标授权的时间是在涉案商标申请日前还是后。司法实践中，通常认为在后被许可使用人无权主张先用权抗辩。

大家好，我是知产四方馆的成员黄泽庭，今天轮到我给大家分享，我今天分享的主题是我的知名商品装潢被仿冒了，仿制品的销售者能简单以合法来源抗辩为由免除侵权赔偿责任吗？

本文系为普法目的而创作的，文中故事改编自真实案例，当事人名称以化名处理，如有雷同，纯属巧合，请大家不要对号入座。

【基本案情】

小霆公司是知名产品“小霆牌活络油”的制造和销售厂家，该产品经长期市场经营与推广，其包装、装潢形成了显著的识别特征，具备较高的市场知名度。小霆公司的竞争对手小松公司生产的“活络油”产品在包装、装潢的色彩搭配、图案布局、文字排版等核心视觉要素上，与小霆司的“小霆牌活络油”高度相似；小松公司的合作伙伴老王公司明知该产品包装、装潢可能是仿冒的，仍对外销售该产品。小霆公司对此十分气愤，以小松公司与老王公司的行为构成不正当竞争为由，诉至法院，请求判令小松公司和老王公司立即停止侵权行为，并连带赔偿500万元。

一审法院经审理认为，小松公司生产、老王公司销售的被诉侵权活络油产品，所使用的包装、装潢与小霆公司的“小霆牌活络油”构成近似，二公司的行为均已构成不正当竞争。但老王公司所销售的被诉侵权产品具有合法来源，可免除赔偿责任。

小霆公司不服，认为老王公司也需要承担赔偿责任，故上诉至二审法院。二审法院经审理认为，小霆公司的“小霆牌活络油”经长期经营已具有较高市场知名度和影响力。小松公司在其生产的“活洛油”产品上使用与该包装、装潢近似的设计，构成不正当竞争。老王公司作为药品类产品专业销售主体，明知已有在先判决认定小松公司相关包装、装潢使用行为构成侵权，仍继续采购、销售涉案被诉侵权产品，未履行合理审查注意义务，其合法来源抗辩不能成立，应承担相应侵权赔偿责任。因此，二审法院判决小松公司赔偿小霆公司50万元，老王公司赔偿小霆公司10万元。

 【小结】

根据相关司法解释的规定，被诉侵权产品的销售者主张合法来源抗辩的，其主观上须满足不知道销售的产品是侵权产品。一般情况下，销售者销售的被诉侵权产品具有合法来源的，法院会推定其主观上无过错。但法院在认定销售者的主观状态时也会审查销售者的注意义务。如果销售者没有尽到合理注意义务，法院则会认定其合法来源抗辩不成立。合理注意义务的考量因素包括涉案产品的知名度、销售者的经营规模、专业身份、涉案产品特殊性质等。

本案中，即便老王公司销售的被诉侵权产品具有合法来源，但小霆公司的“小霆牌活络油”经长期经营已具有较高市场知名度和影响力，老王公司作为药品类产品专业销售主体没有尽到合理注意义务，不满足合法来源抗辩的主观要件，其合法来源抗辩不成立，需要承担侵权赔偿责任。

感谢大家的聆听！

事业单位政府机关实施他人专利的行为能认定“为生产经营目的”吗？

 【问题的提出】

我们知道，“为生产经营目的”是专利侵权的构成要件之一。现有法律和司法解释并未明确其认定标准。究竟什么样的行为构成“为生产经营目的”；对于政府机关、事业单位等具有公共服务、公益事业属性的主体实施的行为能否认定为《专利法》意义上的“为生产经营目的”呢，我们通过一个案例来进行观察。

【基本案情】

焦某系发明专利“一种增乳壮牛中药饲料添加剂及制备方法”（以下简称涉案专利）的权利人。焦某发现，饲料研究所、大兴区农业局在科技合作中，将涉案专利技术和生产的专利侵权产品在大兴区主要奶牛场、畜场进行推广和示范。于是，焦某向一审法院起诉，请求判令饲料研究所、大兴区农业局停止侵权并赔偿经济损失及维权合理开支261.8万元。

一审法院经审理认为，饲料研究所属于事业单位，大兴区农业局属政府机关，二者均不具备生产经营资质，且无证据显示二者合作项目的实施系以生产经营为目的，被诉侵权行为不具备我国专利法第十一条规定的“为生产经营目的”专利侵权要件，故判决驳回焦某的全部诉讼请求。

焦某不服，向最高人民法院提起上诉。最高人民法院二审认为，在专利侵权判定时，不能仅仅根据实施主体的性质认定其是否具有生产经营目的。即使政府机关、事业单位等主体具有公共服务、公益事业等属性，其自身不以生产经营为目的，但其实施了市场活动、损害了专利权人市场利益的，仍可认定具备“为生产经营目的”之要件。据此，最高人民法院认定饲料研究所、大兴区农业局的相关行为具备“为生产经营目的”之要件，撤销原判，改判饲料研究所赔偿焦某经济损失60万元及合理开支1.5万元，大兴区农业局对其中的21.5万元承担连带赔偿责任。

 【法律分析】

关于“为生产经营目的”的认定，首先，最高人民法院认为，不能仅仅根据实施主体的性质认定其是否具有生产经营目的。

本案中，一审法院以饲料研究所属于事业单位，大兴区农业局属于政府机关，二者均不具备生产经营资质就认定其不具备《专利法》意义上的“为生产经营目的”，显然对于专利权人是不公平的。因为，专利制度是一种以公开换保护的制度，如果将非生产经营主体实施专利的行为不认定为是侵权行为，那么就可以直接通过政府等非生产经营主体将发明人的智力成果变成人人皆可免费使用的公有技术，而这必然会损害专利权人进行发明创造的积极性，与专利制度的目标相背离。

其次，在“为生产经营目的”的认定标准上，最高人民法院认为，应综合考虑被诉侵权行为是否属于参与市场活动、是否影响专利权人市场利益等因素综合判断。

本案中，饲料研究所、大兴区农业局在科技合作中，将涉案专利技术和生产的专利侵权产品在大兴区主要奶牛场、畜场进行推广和示范，这实质上就是将专利权人的技术免费推向市场，进行无偿使用，属于参与市场活动。并且，该行为不可避免地会影响到权利人本来可以通过技术许可、销售专利产品获得的经济利益。因此，这一行为已实质性地影响到权利人的可能市场利益。故饲料研究所、大兴区农业局的被诉侵权行为构成“为生产经营目的”。

 【小结】

通过这个案例，我们获取到的知识点是：专利侵权判断中对于“为生产经营目的”的理解，不能仅仅根据实施主体的性质去认定，而应重点关注被诉侵权行为，综合考虑该行为是否属于参与市场活动、是否影响专利权人市场利益等因素进行认定。

 【法律规定】

《中华人民共和国专利法》（2020修正）

第十一条　发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

在深圳与员工签订竞业限制协议的注意事项

 声明：本文系为普法目的而创作的，文中故事改编自真实案例，当事人名称以化名处理，如有雷同，纯属巧合，请大家不要对号入座。

今天故事的当事人还是小松总，他经营着一家集设计、制造及销售为一体的小家电公司--小松公司。近几年，公司发展得不错，小松总决定在深圳成立研发中心，组建一支新产品的研发团队，为了保护自身的技术秘密，打算与员工签订竞业限制协议，于是来咨询律师关于在深圳与员工签订竞业限制协议需要注意的问题。

律师说，深圳市作为国家创新型城市，注重保护合法拥有技术秘密企业的权益，同时保护劳动者的合法权益，并制定了《深圳经济特区企业技术秘密保护条例》，根据该条例，在深圳与员工签订竞业限制协议需要注意以下四个问题：

第一，签订竞业限制协议的对象要合规，该条例规定企业可以与其⾼级管理⼈员、⾼级技术⼈员和其他负有保密义务的员⼯签订竞业限制协议。例如普通行政人员、车间工人、装配工以及不负保密义务的普通员⼯等，他们通常也不会接触到企业的核心商业秘密、技术信息或经营策略，对于这些人员，企业就不能与他们签竞业限制协议。

第二，竞业限制的范围和地域要明确以及合理。例如，小霆公司是小松公司的最大竞争对手，在竞业限制协议中，就可以约定负有保密义务的员⼯离职后，不能入职小霆公司。

第三，竞业限制的期限最⻓不得超过解除或者终⽌劳动合同后两年，超过两年的，超过部分⽆效。同时，企业需要注意，需要约定明确的竞业限制的期限，如果没有约定或者约定不明确的话，就视为⽆固定期限，可以随时解除，只需要提前⾄少⼀个⽉通知对⽅即可。

第四，竞业限制协议约定的补偿费，按⽉计算不得少于该员⼯离职前最后⼗⼆个⽉⽉平均⼯资的⼆分之⼀，并且要按⽉⽀付。这里，企业需要特别地注意，如果没有按⽉⽀付补偿费，劳动者⾃企业违反约定之⽇起三⼗⽇内，可以要求企业⼀次性⽀付尚未⽀付的经济补偿，并继续履⾏协议；也可以不要求⼀次性⽀付尚未⽀付的经济补偿，而直接通知解除竞业限制协议。

听到这里，小松总说到，看来竞业限制协议也不是想怎么签就怎么签的，律师回答道，是的，企业和员工本来就是两个平等的主体，企业在选择通过与员工签订竞业限制协议来保护自身例如技术秘密等合法权益的同时，也需要考虑员工的劳动机会和选择权，不能违反相关法律法规的规定。

今天的分享到此结束，涉及到的相关规定为《深圳经济特区企业技术秘密保护条例》。

我是知产四方馆的士子龙利松，咱们后续再会。

声明：本文系为普法目的而创作的，文中故事改编自真实案例，当事人名称以化名处理，如有雷同，纯属巧合，请大家不要对号入座。

上回提到一生挚爱美甲的老王头，满怀抱负办厂开公司卖美甲。岂料祸从天降，一纸传票，气得老王头跳脚两次。

一次因认为原告突击使用注册商标，为了起诉而象征性使用。

一次是因原告的注册商标和自己曾经使用的一模一样，并且对方商标的申请日期远远晚于自己使用的时间。

在老王头出了提出三年内不使用抗辩后，也就是上回提到的应对策略，还有没有其他的抗辩理由呢？

《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款规定了“先用权抗辩”，什么是先用权抗辩？

先用权抗辩主要目的是通过限制商标专用权和保护商标在先使用人的正当利益，解决在先使用人的后续使用行为的合法性问题。

注意，在先用权抗辩中，有两个角色，一个是商标注册人，比如老王头案件中的原告，另一个是商标在先使用人，比如一生挚爱美甲的老王头，我们就带入原告和老王头，先来快速了解一下先用权抗辩的构成要件：

第一，【时间】先用权抗辩要想成立，要先满足“两个早于”：老王头使用商标的时间，不仅要早于原告注册商标的申请时间，还要早于原告的最早使用时间。

第二，【影响】老王头使用的商标具有一定影响。

第三，【原有范围】老王头的后续使用行为是在之前使用行为的原有范围内。

关于这个先用权抗辩，四方馆的其他小伙伴有过一期分享，所以关于前两点，易于理解，我今天就不作重点分析，我今天想重点讲一下第三点“原有范围”。

原有范围涉及很多要素，如商标和商品或服务的原有范围、地域范围、经营规模、商标使用主体等等。

其中关于“地域范围”，老王头先在东莞开厂使用涉案商标，后在深圳开公司继续使用涉案商标，那老王头这算不算超出“原有范围”呢？老王头的后续商标使用行为的规模是否应当受到地域限制？

司法实践中有两种不同的观点：

一、有的法院认为应当受到限制，老王头在东莞之外的城市使用那个商标，就是超过了原有范围，后续的使用行为违法；

二、有的法院认为不应当受到限制，因为任何企业，在符合基本商业道德的基础上，均有自由发展的权利。比如如果对老王头的商标使用行为进行限制，要求他只能在东莞使用，超出就侵权，那老王头可能就没有继续使用的积极性，那他的那个商标获得的商誉就难以延续，老王头可能获得的利益就难以得到维护。

被诉专利侵权产品的使用者可以主张先用权抗辩吗？

小霆公司是一家生产、制造自保温砌块的公司，小霆公司向制造并销售自保温砌块切割设备的老王公司购买了两台自保温砌块切割设备（ 以下简称被诉侵权产品），用于生产经营。有一天，小松公司的律师与市场监管局的工作人员来到了小霆公司的工厂，市场监管局的工作人员通知小霆公司：小松公司系名称为“ 自保温砌块竖向专用切割装置”的实用新型专利（ 以下简称涉案专利）的专利权人，小松公司以小霆公司使用被诉侵权产品侵害其涉案专利权为由向市场监管局提起专利侵权行政裁决请求，且已被受理，现市场监管局依法对本案进行调查。

市场监管局经调查审理认为，“被诉侵权产品技术方案整体上落入涉案专利权保护范围，但小霆公司使用被诉侵权产品属于在先使用，且是在原有范围内继续使用，属于行使先用权的行为，不视为侵犯专利权。”

小松公司不服，向一审法院提起行政诉讼。一审法院经审理认为， “小霆公司未提交证据证明第二台被诉侵权产品的采购时间和来源，无法证明其系在“原有范围内继续”使用，小霆公司先用权抗辩不成立。”

小霆公司公司不服，上诉至最高人民法院。最高人民法院经审理

认为，“先用权人在原有范围内继续制造的产品或者依照专利方法直接获得的产品不属于侵害专利权的产品，该先用权人在专利申请 日之前已经制造的产品当然也不属于侵害专利权的产品。第三人在专利申请日后使用、许诺销售、销售该先用权人在专利申请日之前已经制造的产品、在原有范围内制造的产品或者依照专利方法直接获得的产品的，亦不构成侵害专利权的行为。”本案中，在涉案专利申请日之前，两台被诉侵权产品的制造商老王公司已经实际制造出了涉案被诉侵权产品，小霆公司使用被诉侵权产品不构成侵权。

通俗来讲，只要小霆公司购买、使用的设备是老王公司在涉案专利申请日之前制造的，或者之后在原有范围内继续制造的，都不构成专利侵权。

最终，最高人民法院撤销一审判决，改判驳回小松公司的诉讼请求。

在制造商作为先用权人具有先用权的情况下，其在原有范围内制造的被诉侵权产品就不属于侵权产品，后续购买、使用该被诉侵权产品的第三人同样不构成专利侵权。因此，被诉专利侵权产品的使用者可以主张制造商享有的先用权。