知识产权律师搬砖记

被诉专利侵权设备是租来的，可以继续使用吗？

大家好！我是知产四方馆的黄泽霆，我今天分享的主题是：被诉专利侵权设备是租来的，可以继续使用吗？

本文系为普法目的而创作，文中故事改编自真实案例，当事人名称以化名处理，如有雷同，纯属巧合，请勿对号入座。

【问题的提出】

实践中，有的产品制造商会遇到这样的问题：自己租赁的生产设备被他人起诉指控为专利侵权产品，被要求停止使用。制造商们认为，自己不知道被诉生产设备是专利侵权产品，并且已经支付了合理租金，为什么不能使用？那么，当租赁的生产设备属于专利侵权产品时，承租人是否可以继续使用该生产设备呢，我们来看一个案例。

【基本案情】

小霆公司是一家以研发、生产和销售汽车配件的企业。小霆公司为了生产汽车刹车片向贝贝公司租赁了几台刹车片热压机，并支付了合理租金。贝贝公司的刹车片热压机交付后小霆公司便开始了正常生产。突然有一天，小霆公司收到了法院的应诉通知，刹车片热压设备供应商小松公司以贝贝公司制造、小霆公司使用的刹车片热压机（以下简称被诉侵权产品）侵害其名称为“一种新能源汽车刹车片热压成型设备”的发明专利（以下简称涉案专利）为由，将贝贝公司与小霆公司诉至法院，其诉讼请求包括要求小霆公司立即停止使用被诉侵权产品。

小霆公司对此感到十分震惊与焦虑，于是委托了专业的知识产权律师进行调查。经过调查小霆公司发现，贝贝公司制造的被诉侵权产品使用的是小松公司的专利技术，落入了涉案专利权的保护范围，而贝贝公司并未获得小松公司的专利许可。由于小霆公司在向贝贝公司租赁被诉侵权产品时对此并不知情，且支付了合理租金，律师建议小霆公司主张合法来源抗辩。

案件审理过程中，小霆公司辩称其使用被诉侵权产品具有合法来源，且支付了合理租金，可以继续使用。

法院经审理认为，根据《专利法》及相关司法解释的规定，为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，且举证证明该产品合法来源的，对于权利人请求停止上述使用、许诺销售、销售行为的主张，人民法院应予支持，但被诉侵权产品的使用者举证证明其已支付该产品的合理对价的除外。不知道，是指实际不知道且不应当知道。合法来源，是指通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得产品。

本案中，小霆公司提交证据证明其租赁被诉侵权产品使用并支付了合理对价，至一审判决作出前，其租赁期限并未到期，且小霆公司已支付部分租金，据此，法院认定小霆公司合法来源抗辩成立，并对小松公司请求小霆公司停止使用被诉侵权产品行为的诉请不予支持。

【小结】

一句话来说，被诉专利侵权设备是租来的，需要停止使用吗？答案是：被诉侵权人能够提交证据证明，侵权产品系其租赁而来且租赁期限尚未届满，其已支付合理租金且不知道也不应当知道该产品系侵权产品的，其合法来源抗辩可以成立；在已支付合理租金范围内，可以继续使用。

以上就是我今天的分享内容，感谢大家的聆听，我是知产四方馆的黄泽霆，我们下次再会。

大家好，我是知产四方馆的士子龙利松，我今天分享的主题是 在电商平台上遭遇外观设计专利流氓，该怎么办？

声明：本文系为普法目的而创作的，文中故事改编自真实案例，当事人的名称以化名处理，如有雷同，纯属巧合，请大家不要对号入座。

今天故事的当事人是小松总，他经营着一家集设计、制造及销售为一体的小家电公司--小松公司，并与广东侨安律师事务所签订了常年法律顾问协议，由该律师事务所提供知识产权法律服务。

最近，小松总很苦恼，他们在某电商平台国际站卖的电子台灯被竞争对手小霆公司投诉侵犯了其外观设计专利权，来咨询律师，律师调查后发现，在该外观设计专利申请日之前，该款产品的设计就已经公开，属于现有设计，依据《专利法》第六十七条规定，不构成侵权，所以就算小霆公司起诉也没用。小霆公司对此也是明知，也很“狡猾”，他不去起诉，只在平台上投诉，偏偏又遇到一个对专利制度似懂非懂的平台法务，坚持要做产品下架处理，已经严重地影响小松公司的正常经营活动。于是来咨询顾问律师，该如何解决。

律师说，就目前的情况来看，小松总可能是遭遇外观设计专利流氓了，利用一件明知是现有设计或者其它实质上是无效的外观专利，在电商平台上投诉竞争对手，影响对方的正常经营活动。

小松总问，那该怎么办？我们的电子台灯就要被下架了。

律师说，冷静，不慌，我们先梳理一下案情。从现有证据来看，可以证明如下事实：

第一，虽然被投诉的电子台灯的外观与涉案专利设计高度相似，但是在涉案专利申请日之前已经公开，属于现有设计；

第二，小霆公司知道被投诉的电子台灯的外观属于现有设计，不构成侵犯涉案专利权，但是却不起诉，仅在平台投诉，已经对小松公司的正常经营造成了影响；

第三，电商平台法务人员对专利制度不甚了解，坚持要对被投诉的电子台灯做下架处理。

一般来讲，如果权利人小霆公司正常起诉，小松公司可以主张被投诉的电子台灯的外观属于现有设计，不构成侵权。然而，小霆公司不起诉，仅在平台投诉，又遇到一个不专业的平台法务，坚持要做下架处理。

面对这种情况，可以通过三种途径解决。

途径一，与电商平台以及小霆公司继续沟通，说明被投诉的电子台灯的外观属于现有设计，不构成侵权。不管是平台驳回小霆公司的投诉，还是小霆公司撤回投诉，都可以解决本次被投诉的问题。但是，该途径不一定会成功，而且，即使是成功了，也无法保证小霆公司以后不会继续对小松公司其它外观类似的商品或者在其它平台进行投诉，扰乱小松公司的正常经营。

途径二，对涉案专利进行无效宣告。如果涉案专利被宣告无效，那么其专利权自始不存在，也就不存在涉案专利权被侵犯的问题。

途径三，向法院提起确认不侵犯专利权纠纷之诉，确认被投诉的电子台灯不侵犯涉案专利权。只要能拿到不侵权的生效判决，既可以解决本次被投诉的问题，也可以应对将来小霆公司再次做出相同投诉的情况。

结合本案具体的情况，小霆公司大概率是不会撤回投诉的，同时在涉案专利有效的情况下，如果小松公司销售外观类似的商品，小霆公司还会继续投诉，扰乱小松公司的正常经营，因此，小松公司可以按照如下方法进行处理。

首先，继续与平台沟通，向平台法务的上级反映，争取平台驳回小霆公司的投诉，解决被投诉的电子台灯即将被下架的当务之急。与此同时，对涉案专利进行无效宣告，并向小霆公司发出书面催告函，催告其撤回投诉或者去法院起诉。最后，在小霆公司不撤回投诉也不起诉的情况下，还可以向法院提起确认不侵犯专利权纠纷之诉。

小松总听后，咱们说干就干，我们现在就准备相关的材料。

一句话来说，在电商平台上遭遇外观设计专利流氓，该怎么办？可以通过三种途径解决：第一，在平台上进行申诉，说明没有侵犯其外观设计专利权；第二，对涉案专利进行无效宣告；第三，在投诉方不撤销投诉又不起诉的情况下，提起确认不侵犯专利权纠纷之诉，确认被投诉的商品不侵犯涉案专利权。

上述三种途径，可以择一使用，也可以合并使用，针对具体的案情，选择合适的应对策略。

然而，不管是无效宣告还是提起确认不侵犯专利权纠纷之诉涉及的法律规定复杂，该怎么收集证据、该适用什么法律规定、如何去立案等等，都是实务中重点及难点，需要具备专业的知识产权法律知识，因此，建议委托专业律师进行处理。

今天的分享到此结束，感谢大家的聆听，我是知产四方馆的士子龙利松，咱们后续再会。

本次分享涉及的法律规定为：

中华人民共和国专利法（2020 年修正）和《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》。

各位好，我是知产四方馆的王培培，我今天分享的主题是首字不同的商标构成近似商标吗？

本次分享是为了普法目的创作，分享中使用的企业名称、商标名称均作了化名处理，如有雷同，请勿对号入座。

开篇之前，我先说一下关于首字不同的商标是否构成近似商标的相关法律规定，在《商标审查审理指南》中明确规定，首字读音不同、字形明显不同的商标，不易使相关公众对商品或服务的来源产生混淆的，不应判定为近似商标。那在实务中，知识产权局和法院是否都按照这个法律规定来认定的呢？


我们来看一则案例：
贝贝公司的贝总由于喜欢吃贝贝南瓜于是就注册了“贝之南”商标
。“贝之南”商标注册成功后没多久就被小松公司提起了无效宣告，理由是贝之南商标与小松公司在先注册的松之南、霆之南、叶之南、安之南商标近似。


在无效宣告阶段，知识产权局认为贝之南商标和松之南、霆之南、叶之南、安之南商标在文字构成、呼叫方面近似，构成近似商标，因此，对贝之南商标予以无效宣告。贝贝公司不服，就提起了诉讼。诉讼阶段，法院也认为，贝之南商标和松之南，霆之南等商标构成近似，因此维持了知识产权局作出的无效宣告裁定。


当然，实践中也有相反的案例：
小霆公司注册了“霆下来”商标，被他人提起无效宣告，理由是“霆下来”商标与申请人在先注册的“走下来”商标近似。知识产权局认为，霆下来和走下来两个商标的首字读音不同，字形也明显不同，因此认定为不构成近似商标。但是，无效宣告的申请人不服，就向法院提起了诉讼。一审维持了北京知识产权也认定不构成近似商标，因此维持了无效宣告裁定。申请人还是不服，于是提起了二审。二审法院就做出了完全相反的认定。二审法院认为霆下来和走下来两个商标虽然首字的读音不同，但判断商标近似，不能割裂商标的主要识别部分，而应该整体比对，也就是说，不能忽略“下来”二字，只对比“霆”和“走”。


所以结合相关法律规定和以上两则相反的案例，我们来看一下，法律规定是首字读音不同、字形明显不同的商标，不应判定为近似商标，而实践中，不管是知识产权局还是法院既有按照相关规定来认定的，也就是认定不构成近似商标，也有不按照相关规定来认定的，认定构成近似商标。两种认定结果都存在。这是为什么呢？因为商标审查中一个重要的原则：个案认定原则。


这其中还存在一个实务经验——一审法院很少推翻知识产权局作出的裁定。这意味着如果你在无效宣告阶段取得不理想的结果，进入诉讼阶段，这个结果很难被推翻。


一句话总结，首字不同的商标构成近似商标吗？法律规定不构成。但是判断商标近似与否，不仅要从商标的音、形、义三个基础要素判断，不仅要对比商标的主要识别部分，也应整体对比，整体观察。那在整体对比的基础上，根据个案认定原则，部分案例知识产权局和法院就认定首字不同的商标构成近似商标。


今天的分享到此结束，我是知产四方馆的王培培，再会。

提供赠品行为属于销售行为吗？

大家好！我是知产四方馆的黄泽霆，我今天分享的主题是：提供赠品行为属于销售行为吗？

本文系为普法目的而创作，文中故事改编自真实案例，当事人名称以化名处理，如有雷同，纯属巧合，请勿对号入座。

【问题的提出】

实践中，有的商家采用买赠促销模式，把专利侵权产品当作免费赠品随主商品一起交付给消费者。商家们认为，将专利侵权产品作为赠品免费赠送给消费者，没有单独收费，不构成销售行为，因此不构成侵权。那么，在商品交易过程中将专利侵权产品作为赠品提供给消费者是否构成专利法意义上的销售行为呢？我们来看一个案例。

【基本案情】

小霆公司是一家以研发、生产和销售通用机械设备的企业。小霆公司为了增加其研发、生产的钢筋滚焊机产品的市场竞争力，在销售钢筋滚焊机时向消费者免费赠送与之配套的缠丝机。小霆公司之所以将缠丝机作为赠品免费赠送给消费者，有两方面的原因。一是缠丝机作为钢筋滚焊机的配套产品，很多消费者在购买钢筋滚焊机的同时会一并购买缠丝机，将缠丝机作为赠品正好满足消费者的需求，能够增加自身产品的市场竞争力。二是小霆公司并未研发自己的缠丝机，其生产的缠丝机（以下简称被诉缠丝机）使用的是其竞争对手小松公司的专利技术，而小霆公司并未获得小松公司的专利许可，小霆公司也知道直接销售被诉缠丝机可能构成侵权，于是小霆公司就将被诉缠丝机作为赠品随钢筋滚焊机一起交付给消费者，以达到规避侵权风险的目的。

小霆公司采用的这一买赠促销模式使其研发、生产的钢筋滚焊机产品销量大增。但好景不长，突然有一天小霆公司收到了法院的应诉通知，小松公司以小霆公司制造、销售的被诉缠丝机侵害其专利权为由将小霆公司诉至法院，要求小霆公司承担侵权损害赔偿责任。

案件审理过程中，小霆公司辩称，被诉缠丝机属于钢筋滚焊机的配套赠品，没有在合同中单独计价，系配套在钢筋滚焊机中计价销售，并非单独销售，故其未实施销售行为。

法院经审理认为，依据商业惯例及交易实质，赠品属于销售者为达成主商品交易的一种促销手段，其价值已经隐含在付费主商品的利润中，消费者一旦完成主商品的购买，实质上已为赠品支付了相应对价，故商品交易中赠与赠品行为应当视为整体销售行为的一部分。

【小结】

一句话来说，提供赠品行为属于销售行为吗？答案是：被诉侵权人在商品交易过程中将被诉侵权产品作为赠品提供给他人的，构成专利法意义上的销售行为。

以上就是我今天的分享内容，感谢大家的聆听，我是知产四方馆的黄泽霆，我们下次再会。

产品与实用新型专利的附图不一样，还会侵权吗？

声明：本文系为普法目的而创作的，文中故事改编自真实案例，当事人的名称以化名处理，如有雷同，纯属巧合，请大家不要对号入座。

今天故事的当事人是小松总，他经营着一家集设计、制造及销售为一体的小家电公司--小松公司，并与广东侨安律师事务所签订了常年法律顾问协议，由该律师事务所提供知识产权法律服务。

最近，小松总开发了一款新型的电子台灯，由于前期没有做专利调研，心里没底，怕落入他人的专利保护范围，于是来咨询顾问律师。

经检索后，律师发现该台灯落入了他人的一件实用新型专利保护的范围。但是，在小松总阅读该专利后，提出疑问，我们产品的结构跟这个专利的附图不一样，这个附图中有一个独立的片状导轨，通过螺钉连接，固定在台灯的外壳内壁上，LED灯可以在导轨上前后滑动。我们的台灯没有这个片状导轨，LED灯是在台灯外壳内壁上开设的凹式滑槽前后滑动。而且，这个专利台灯的外壳内壁上只有用于固定他们片状导轨的螺孔，也没有我们的凹式滑槽。两个台灯是不一样的，怎么可能落入它的保护范围？

律师说，根据《专利法》的规定，实用新型专利的保护范围以它的权利要求的内容为准，说明书及附图用于解释权利要求的内容。你看，该专利的权利要求中的主要技术特征就是这个片状导轨，但并未说该片状导轨是独立的组件，说明书中也提到，这个片状导轨可以为一个独立的零件，也可以与台灯的外壳一体成型。你看，如果是一体成型，那就与我们台灯外壳内壁上开设的凹式滑槽是一样的。

小松总恍然大悟，哦，原来是这样的，侵不侵权，不能和附图比，要跟权利要求作对比。

一句话来说，产品与实用新型专利的附图不一样，还会侵权吗？那不一定，是否侵权，需要将产品与实用新型专利的权利要求作对比，附图和说明书可以用于解释权利要求的内容。

今天的分享到此结束，感谢大家的聆听，我是知产四方馆的士子龙利松，咱们后续再会。

本次分享涉及的法律规定为：

中华人民共和国专利法（2020 年修正）

知产四方馆日常分享55王培培：合法来源抗辩成立就不承担赔偿责任了吗？

问题引出

根据《商标法》第六十四条第二款的规定，销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，也就是合法来源抗辩成立，不承担赔偿责任。但是“不承担赔偿责任”是否就意味着被告一分钱都不用赔？实务中，并非如此。我们来看一则案例。

声明

本文系为普法目的而创作，文中故事改编自真实案例，当事人名称以化名处理，如有雷同，纯属巧合，请勿对号入座。

案情简介

贝贝开了一家小卖部，专门卖化妆品、护肤品。有一天，贝贝正在刷手机，看到网上好多主播都直播销售一款国外的w品牌芦荟胶，销售量很好。于是贝贝就打算也买来一些在店里卖试试。

贝贝就和小松公司签订了《产品分销合同》，从小松公司以10元一盒的价格购买了360盒w品牌的芦荟胶。贝贝也有点品牌常识，害怕小松公司提供的产品是假冒的，于是在签合同之前，贝贝让小松公司提供一些产品来源正当的相关材料。小松公司就提供了自己公司的营业执照、海关进口货物报关单、入境货物检验检疫证明、检验报告、进口关税专用缴款书、发票等材料，证明自己的产品是正规渠道进口，来源正当。合同签订后，小松公司就发货，并给贝贝一份出库单，贝贝在上面签字确认。

贝贝就在自己的店里开始销售w品牌的芦荟胶，卖了两个月就卖了8盒，钱没赚回本，却收到了法院的传票。法院给的材料显示，贝贝的店里销售的w品牌芦荟胶未经原告也就是w品牌的权利人授权，擅自销售w品牌芦荟胶，侵犯原告的商标权，要求贝贝赔偿原告3万元的经济损失和1万元的合理维权费用。

贝贝傻了眼了，觉得自己明明长了一个心眼在签合同时特意让小松公司提供了产品来源正当的说明和材料，怎么还侵权呢？于是找到律师叶子咨询并委托其代理应诉。经过分析，叶子在诉讼中提出了合法来源抗辩，但在一审二审阶段均未得到法院支持，但是贝贝还是不服就申请了再审。再审改判了，认定贝贝的合法来源抗辩成立，贝贝不用承担原告损失的责任，但是应承担合理维权费用。

法律分析

合法来源抗辩的成立，并不会改变被诉行为的侵权性质。维权支出是权利人为制止侵权行为而产生的费用，系独立于因侵权所遭受的经济损失之外的维权成本，其法律属性与侵权损害赔偿不同。因此合法来源抗辩成立，免除被诉侵权的销售者、使用者的损害赔偿责任时，但原则上仍应对权利人为获得停止侵权救济的合理开支承担赔偿责任。

一句话总结：合法来源抗辩成立并不会免除合理维权费用的责任承担。